專利三要件 實用性、新穎性、非顯而易知性
論我國發明專利要件之立法政策及其演變
鄭中人
零．前言
專利制度賦予發明人享有獨佔其發明的專利權。專利權是合法獨佔發明市場的權利，不受公平交易法的拘束 。專利權的各種理論，立論基礎不同，但在實際運作上，都是由政府依專利法的規定授予發明人的。政府必須依據專利法規定的程序與實質要件給予專利權，不能恣意擅自授給。各國政府(尤其美日等國)在制訂專利法時，皆依其科技政策與產業政策來訂定其專利要件。換言之，專利要件是實現國家科技與產業甚至經濟政策的工具之一。從一國的專利法可以看出一國的科技產業及經濟政策的端倪。國內很少文章探討專利法背後的公共政策，本文從立法資料探討我國專利法的歷次修正，檢討法律修正之背後有無一定的政策，其政策為何，所制定的條文是否反映政府的政策。另現行專利法將專利分為發明專利，新型專利與新式樣專利，各個專利之專利要件不完全相同，本文祇討論發明專利之專利要件，合先說明。
壹．專利要件之意義
專利要件是發明人得依專利法申請專利，取得有效專利之要件。得依法申請專利的要件，一般稱為Patentability，通常譯為專利可能性，包括法定標的(statutory subject matter)，實用性(utility)，新穎性(novelty)以及非顯而易知性(non-obviousness)。典型的專利可能性規定如民國八十三年修正前的專利法第一條以及美國專利法第一百零一條。民國六十八年之專利法第一條的條文如下
專利法第一條:凡”新””發明”具有”產業上利用價值”者，得依本法申請專利。
美國專利法第一百條:
Whoever invents or discovers any “new” and” useful” “process, machine, manufacture, or composition of matter”, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
傳統典型的條文所規定的專利要件有法定標的，實用性以及新穎性等三個要件。非顯而易知性 是十九世紀末美國最高法院以判決所增列的一要件 ，美國國會於一九五二年予以條文，規定於第一百零三條 。 我國是在六十八年修法時在第二條增加第五款規定非顯而易知性。這些專利要件的定義分別以積極正面的方式或消極反面的方式，在不同條款中加以規定。如我國七十五年之專利法第二條第一款至第四款規定新穎性的定義，第三條界定實用性的內涵。第二條第五款規定非顯而易知性之概念。如申請案不符合其中之一，審查機關即應駁回申請。如審查人員認為符合而核准公告，在公告期間內，任何人如認為不符合專利要件，皆可提出異議 。公告期間過後若有違反專利要件之情事，任何人得舉發，請求專利主管機關撤銷其專利權，專利主管機關發現亦得逕依職權撤銷 。
發明取得專利權除了必須符合這四個要件外，專利法基於其他政策，另要求所主張的發明之申請專利範圍(claim)必須確定(definite) ，具備完整的書面說明(written description)，以及詳細揭露發明的製造以及使用的方法，使一般技術人員能製造及使用發明即可實施性(enabling clause) 。如不符合其中任何一要件， 縱使其申請案具備法定標的、實用性、新穎性以及非顯而易知性，仍無法取得有效的專利。換言之，這三個要件也是專利生效的要件，如欠缺其中之一個要件，在專利侵害訴訟，法官經被告抗辯如確有其事，應判決其專利無效被告勝訴；在確認判決之訴，法院依原告之主張，判決其專利無效。這幾個要件美國專利法規定在第一百一十二條 。
我國制訂專利法也有九十幾年了 ，卻一直忽視專利說明書的重要性，對專利說明書沒有明文規範，只在施行細則提及。施行細則規定只是訓示的規定，不得作為審查人員准駁，以及異議舉發和撤銷專利權的規定依據。直到八十三年修法時，在野立委蘇煥智的倡議之下，於第二十二條第三項或第四項之中規定。理論上，如欠缺此三個要件之一，任何人得提出異議或舉發，專利主管機關亦得依職權撤銷已核准之專利權。但現行法並無任何關於違反第二十二條第三項或第四項之效力規定。僅於第四十一條規定公告中之發明，任何人認有違反第二十二條第三項或第四項得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。公告期間過後就沒有任何救濟方式。
目前專利機關認為第二十二條第三項或第四項非屬專利效力之規定，申請案如違反該條項規定不得駁回，必須先依第四十四條規定通知申請人補充或修正說明書或圖式。通知補充或修正後審查人員仍然認為未符合第二十二條第三項或第四項時，則以不符第二十條第一項可供產業上利用即欠缺實用性駁回。依現行法規定申請專利範圍不確定，似乎沒有任何救濟方式，甚至連主管機關也不能依職權撤銷其專利權。
嚴格而論，依現行法規定，申請專利範圍(claim)必須確定(definite)，具備完整的書面說明，以及必須詳細揭露發明的製造以及使用的方法，使一般技術人員能製造及使用發明等三項不是專利之效力要件。因此本文僅探討法定標的、實用性、新穎性、非顯而易知性以及除外的發明。
貳、三十八年專利法
我國歷年專利法對於專利要件的規定有所不同；就發明而言，民國三十三年五月二十九日國民政府公佈，三十八年一月一日施之專利法（以下稱為38年專利法），第一條開宗明義，規定凡新發明之具有工業上之價值者、得依本法呈請專利，本條規定三個要件，(1)法定可專利之標的，(2)實用性，以及(3)新穎性。分述如下:
1.法定可專利之標的
首先必須是發明始可申請專利，是以非發明的科學發現、自然現象、科學原理、以及記憶力、想像力、與推理力等心智活動或步驟(一般稱為 mental steps or mental process)不得申請專利。因為科學發現祇是發現原本已存在，但人類未知的事物或原理或現象，不是人類努力的成果；而心智步驟是人類用來處理現有技術知識，以創造發明的工具。因為是工具，所以應歸屬社會大眾所共有，不能被一人獨佔而影響發明的產出。而且心智步驟雖然可以事後分解成一系列步驟，但在未借諸形體表現於外之前，還在大腦內心裡頭時，他人無法從外界得知其是否依循一定的思維步驟思考，即是否使用特定的心智步驟。如冒然給予任何權利，權利人無法確定他人是否侵害專利，可能給予權利人干涉他人思想自由之權利。
2. 實用性
法定標的之發明必須具有工業上價值，始有申請專利之資格。何謂工業上價值則在第三條規定：本法所稱工業上價值謂無左列情事之一者，一、不合實用者，二、尚未達工業上實施之階段。由此可見非顯而易知性當時並非專利要件。
3. 新穎性
具有實用性之法定標的必須是新的發明，其定義規定在第二條。其條文如下:
本法所稱新發明，謂無左列情形之一，一、呈請前已見於刊物或已在國內公開使用他人可能仿效者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。二、有相同之發明核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前秘密大量製造，而非從事實驗者。此即新穎性之規定。
4.排除專利保護
申請案如具備上述三個專利要件，理應得呈請專利取得排他權，但基於政策的考慮，三十八年專利法在第四條規定不予專利，即一、化學品；二、飲食品及嗜好品；三、醫藥品及其調合品；四、發明品之使用違反法律者；五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；六糧食新品種。以上各款不予專利的政策是不同的。飲食品是有關營養，醫藥品及其調合法，有關醫療，與人群福利關係密切，若准予專利有損及公眾利益之虞，嗜好品，本不應提倡鼓勵，而發明品之使用係違反法律或公共秩序的，固應禁止，所以均不予專利 。前三款以及第六款是依發明之種類為排除之標準，第四款是從發明之用途以及第五款是就發明之功效為除外之標準，所以除化學品、飲食品及嗜好品、醫藥品及其調合品以外之發明，雖具備新穎性及實用性，如其用途有違法律或其功效有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，也不得申請專利。另外，合乎第一條至第四條之規定之發明在軍事上有保密之必要者，仍然可以申請專利，祗是如政府可以（也可以不）徵收（收用）給予相當之報酬 。換言之，如政府依法徵收，發明人祗有報酬請求權，而無專利申請權或專利權。
從上面說明，三十八年專利法關於專利要件之規定，其條文之邏輯結構上非常嚴謹，條理分明。其後專利法曾歷經四十八年一月二十二日總統修正公布，四十九年五月十二日總統修正公布，此二次修正，皆未觸及專利要件，不予討論。
參、六十八年專利法
民國六十八年鑑於近來我國經濟快速發展，工業上之創造發明及專利權之保護，益形重要，但當時專利法已無法配合實際需要，所以進行空前重大修正。主要修正重點：1.增訂辦理專利業務機關之補充規定，使中央標準局兼理專利業務合法化， 2.鼓勵創新發明，放寬申請專利條件。 3.變更專利權期間之起算日， 4.簡化專利審查程序， 5.縮短審訂公告期間，改進公告制度， 6.確定專利販賣權之合理保護範圍， 7.改進核准專利權之實施制度， 8.刪除現行法專利規費，授權由行政院定之，期能適時調整規費額度，以保持彈性，以及9.修正罰則，提高罰金之處罰額度 。
關於專利要件的修正，行政院修正草案有 1.放寬具有專利功能之要件，將"凡新發明具有工業上價值者"，修正為"凡新發明可供工業上利用者"；2.刪除已向外國政府申請專利逾一年者 3.增加非顯而易知性之規定，即非顯而易知性，凡運用申請前之習用技術知識顯而易知者，不予專利 。經立法院經濟與司法二委員會聯席審查，主要修正有，(1)為擴大得申請利之範圍，從工業上的技術，擴大為產業上之技術，解決農礦漁牧業之技術，得否申請專利之爭論，將工業上修正為產業上；(2)將行政院" 可供工業上利用者 " 之草案，修正為 " 可供產業上利用具有值值者 "， 院會最後變更為 " 具有產業上利用價值者 " 。(3)行政院修正案並未觸及新穎性的 " 國內公開使用 "， 審查會刪除國內二字 ， 公開使用從國內主義變為嚴苛的世界主義；(4)關於非顯而易知之規定， 行政院之草案是 " 運用申請前之習用技術知識顯而易知者"，審查會改為"運用申請前之習用技術知識顯而易知未能增加功效者 " ；(5) 審查會將實用性的定義，不合適用者，訂正為不合實用者 。另在院會二讀時，依吳廷環委員之意見刪除”秘密”二字，即將第二條第四款申請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗，改為”申請專利前，大量製造而非從事實驗”之規定 ，歸納上述， 六十八年關於專利要件之修正，如下：
1.法定可專利之標的。
從工業上技術擴大為產業上技術，確定農、礦 、漁、牧業之之技術發明，也受專利之保護。但基於公共政策，糧食新品種乃不予專利之物品。按原專利法第一條規定 "凡新發明具有工業上價值者，得依本法申請專利， "工業上" 之意義自始就有爭論，保守者採此狹義說，認為工業上之"工業"是相對於農業、礦業、漁業或牧業，所以依當時專利法，工業以外之技術發明不得申請專利。部分學者主張工業上包括農礦漁牧，採廣義說。筆者認為三十八年之專利法第一條條文使用 "工業上"之原因，可能是將巴黎公約之 industrial 譯為工業上。若當譯成產業上，應無爭議。徵諸巴黎公約第1 條(3)Industrial property shall be understood in the broadcast sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour. 該”industrial” 包括農礦漁牧等技術發明，不限於工業上之技術發明。
2. 實用性
三十八年專利法第一條規定，凡新發明具有工業上價值，得依本法申請專利。行政院認為新發明是否具有工業上價值，其標準認定不易，往往因不同審查委員而為不同之價值判斷，為免於主觀，並基於鼓勵創新發明使發明人樂於將新發明提出申請專利 。專利主管機關解釋工業上價值與可供工業利用之不同在於，1.範圍大小不同，可供工業利用範圍較大有工業價值範圍較小， 2.時間先後不同，即具有工業價值，顯指目前之價值，而可供利用則未包括在內 。雖然如此可供工業利用與具有工業價值一樣，無法有效解決 "其標準認定不易，往往因不同審查委員而為不同之價值判斷" 之老問題。其實實用性的定義是規定在第三條，所以欲變更實用性之概念應從第三條著手。但修正案除配合第一條將工業修改為產業外，祗將第一款之不合 "適"用，改為不合 "實" 用外，並無變動。因此祇增加"利用"兩字，這除顯示立法者之主觀意思外，僅徒增相關人員間(審查人員、法官、律師、專利代理人或學者間)咬文嚼字，口舌之爭而已，無助於相關人員間的討論溝通。
另一個修改是將第一條與第三條條文之 "工業上"用辭改為產業上以解決工業以外的產業，例如農業、漁業、採礦業之技術上發明，如具備其他要件是否得申請專利的問題，此問題完全是翻譯以及注釋法學造成的，並無實質意義，即三十三年制訂專利法時將巴黎公約的 industrial乙字譯為工業上而非產業，造成有人以條文是工業，所以將工業以外的技術發明排除在外。
3. 新穎性
關於新穎性之修正有二。(1)刪除已向外國政府申請專利逾一年者，以及(2)將國內公開使用，擴大為公開使用。查行政院刪除已向外國政府申請專利逾一年者之理由是 "按此條款之規定原係配合參加國際專利公約會員國間享受優先權而規定者，我國因未參加保護工業財產權巴黎同盟公約等國際專利組織，復由於近年來我國經濟急速發展，有若干原可引進之外國專利技術，格於此項規定，縱未見諸國內刊物或在我國公開使用，亦無法取得專利權之保護，致放棄其投資或技術合作計劃，又該項限制外國申請人為趕於一年之期限內提出申請，往往先以申報或部分文件於限期內提出申請，其他文件分數次補送或請求一延再延者徒增作業上之困擾" 。顯然其修法目的是鼓勵引進先進工業技術 。查已向外國政府申請專利逾一年者，理論上不是國際優先權之規定。蓋國際優先權之精神是自國外首次申請後一年內在國內申請者享有優先權。詳言之，以國外首次申請日為國內之申請日，以避免在此期間內有他人在國內申請相同的發明，或在國內外以刊物公開相同的技術，或在國內公開使用相同的技術等，使其申請案因上述原始而失去新穎性。因此雖然已向國外政府申請專利已逾一年，但如該國未核准公告，或已核准未公告（如涉及國防軍事機密之技術發明），且無人在國內申請相同的發明，或在國內外以刊物公開相同的技術，或在國內公開使用相同的技術等喪失新穎性的情形，該申請人仍然可以在國內申請專利。三十八年專利法該項規定不是關於國際優先權之規定。因為依該款規定在國外申請專利後一年內必須在國內申請，逾一年始來國內申請者，縱使無他人在國內申請並獲准相同專利，或是在國內外刊物公開技術，或在國內公開使用，仍不得申請專利。其立法目的應該是鼓勵外國發明人儘早來國內申請專利公開其發明，在經濟部三十一年印行的專利法草案明白敘述其立法理由”近世文明國家均建立專利制度，發明人有所發明，在勢不能同時在各國呈請專利，而各國無不欲新發明先向其政府呈請專利者，” 。行政院顯然未用心瞭解。美國專利法第一零二條(c)規定發明人或其受讓人在國外申請專利後一年後，始在國內申請專利，如提出申請前該外國已核准專利者，不得准予專利 。當然該項規定，也可能如行政院所憂慮的，使那些未及時來台申請專利之發明人，放棄來台之投資或合作計劃。惟專利是否影響技術引進之問題爭論已久迄無定論。行政院似乎應確實研究不來台灣進行投資或技術合作計劃的外國企業家之真正原因，以實其說。至於一年之期限使外國人趕件補件，是必要之惡，縱使參加巴黎公約也有此一年之限制。各國發明人或其專利代理人都有此認識與準備，不能歸諸一年期限之過短。事實上主要原因可能是行政院認為給予專利保護，能引進國外技術促進我國工業技術進步之迷思。行政院之想法已見於科學工業園區設置管理條例草案第二十一條：其條文如下：園區事業之投資人或技術人已在外國獲准之專利，仍得向我國政府申請專利 。立法其理由是 "科學工業之生產技術，外國人極為重視，現於專利法第二條及第九十六條有已向外國政府申請專利逾一年者，即不可再向我國申請專利之規定，難免阻礙引入特殊技術……爰明定園區內事業投資人或技術人已在外國獲准之專利，仍得向我國政府申請專利，以利專門技術之輸入 。行政院在同一時期針對同一問題，有二種完全不同的作法。在六十八專利法修正案，將"已向外國政府申請專利逾一年者"之條款刪除，卻在科學園區設置管理條例規定，"已在外國獲准之專利仍得向我國政府申請專利"。後者只是比前者還寬鬆，依其規定祗要在外國獲准之專利不問取得專利之時間，甚至包括專利期限已屆滿的，仍可向我國申請專利。但此規定顯然並不排除專利法第二條第一、三或四款之規定。尤其專利一經核准，除涉及國防或軍事之發明外，都必須公告在專利公報發行。核准的專利如在專利公報公告，亦構成專利法第二條第一款刊物。另台灣欲引進的技術，大都應屬於已商業化或市場上成功的產品，必然構成第二條第四款申請前大量製造之規定而不能申請專利；如未商業化，亦可能於展覽會公開展出，依專利法第二條第三款規定，也無法申請專利。可見行政院之立意甚佳，但所擬之草案卻無法實現其構想。此暴露行政院對專利法之欠缺瞭解。
科學工業園區設置條例應屬專利法之特別法，依特別法優於普通法之原則似應優先適用本條例，然科學工業園區設置條例比六十八年專利法修正案還早生效實施。依後法優於前法之原則，專利法第二條反而應優於科學工業園區設置條例第二十一條。造成此困擾的是行政院欠缺全盤的規劃，瞻前不顧後，無系統的做法所致。該法案在立法院審查時，教育、經濟、財政、司法四委員組成之聯席審查會將行政院之第二十一條草案修正為"園區事業之投資人或技術人已在外國獲准之專利，向我國主管機關申請專利時，得不受專利法第二條第一款及第九十六條第一款之限制，如經核准，其專利權之期間，不得超過原經外國政府核准之有效期限"。即申請前已見於刊物或已在國內公開使用，他人可能仿效者，仍可在台灣申請專利。但如有專利法第二條第二、三或四款之情形仍不得申請專利。同樣地，立法院通過的條文，也無法達成行政院的政策。不知是立法院不贊同行政院之立法目的，或是立法院雖然贊同，但因不黯專利法，致弄巧成拙，反而將國內之專利期限縮短，不得超過原經外國政府核准之有效期限。此一規定似也違反巴黎公約之專利獨立之基本原則 。由此可証政府相關部門不黯專利法。
再者，公開使用的規定：行政院修正草案並無修正公開使用的提案，但立法院委員會審查時，立法委員認為 "已公開使用限於在國內者似有不妥，因為就新穎性的意義言，無論已在國內外使用，都不算新穎；就易于仿效而言，現在交通方便在國外使用也易仿效，尤其如仿效國外技術，申請專利並非新發明，將造成不公平，並影響國內工業的發展” 。查六十八年修正前之專利法，關於公開使用限於國內，而刊物則不限於國內，是有其道理的。刊物之採世界主義是因刊物一經發行容易超越時空，廣為散布。而且技術內容經印刷發行，舉証也容易。反之，公開使用不易散布，且舉証困難。論其最主要的原因是，未見於刊物或陳列於政府或政府認可之展覽會之技術發明，縱使在國外公開使用，祇要在國內未公開使用，如准予專利，可鼓勵引進國外技術，蓋不論是由國內投資或仿效或聘請國外技術人員，或係由外國發明人或專利權人來台申請專利，或自行設廠製造或授權他人生產，皆可促進國內工業技術之進步及經濟產業之發展。美國專利法長久以來對於公開使用或銷售亦僅限於（美國）國內 ，其道理即在於此。行政院一方面為吸引外人投資與國外專利技術之引進以促進我國工業技術之進步，而刪除 "已向外國政府申請專利逾一年者" 之修正草案以及在科學園區設置條例草案第21條：園區事業之投資人或技術人已在外國獲准之專利法仍得向我國政府申請專利" 之立法，在另一方面，卻無異議接受立法委員違反修正政策的修正，這反映出行政院主管官員的不具系統性、一致性的規劃能力以及立法委員即興式的修法態度。
最後，吳委員原先提議將第四款整個刪除，遭其他委員反對，之後建議祇刪除秘密二字。至於刪除的理由，前後不一致。他第一次的理由在於:既是秘密大量製造，別人就一定知道，現在他要公開申請專利，有何不可?難道就永遠讓他秘密製造而不許公開嗎? 若不刪除則會變成不鼓勵人民發明。我們應鼓勵那些秘密製造者，踴躍拿出製造品，以獎勵發明”。 吳委員回去研究後，又修正自己的意見，刪除秘密二字之理由，是因為”後面有一條有關條文(即第九十六條關於新型的專利要件)沒有秘密兩字，本條有秘密二字，前後不一致，等於是文字修正。” 這是即興式的修法的另一個見證。按我國專利權的歸屬是採先申請主義，不是先發明主義，祇要在他人申請之前搶先申請，不問是否最先發明。此制度有一個漏洞，尤其是在方法發明 ，給予發明人投機取巧的機會，即先秘密使用而不申請專利公開其發明，等知悉他人有類似發明時，不得已才提出申請。第四款之立法目的似在防止這種投機行為。至於同法第九十六條之所以沒有秘密兩字是因為新型專利之標的祇有物品發明，方法發明祇能申請發明專利。刪除秘密二字是錯誤的修法。
4.非顯而易知性
行政院增加此一要件的立法目的是 "以杜浮濫"。其隱含的訊息顯然是，當時國人申請專利的案件太多，中央標準局專利不堪負荷。然而當時並無此種情形，反而有些業者建議放寬具有專利的要件，刪除該草案 。事實上，專利主管機關官員的報告充分顯示增加此一要件的主要動機是 "專利應具非顯而易知性與新穎性，為各國的通例，如日本：專利法第二十九條，韓國：第六條，美國：第一百零三條，均有此規定" 。其邏輯是”各國均如此，我國自不應例外” ，並未如該官員所提應研究 "是否應予刪除，應基於當前我國專利之審查有無進一步放寬之必要" 。當時之中央標準局局長在立法院報告，表示即使無此條規定，審查員如有確切証據時，仍可核駁是項申請。顯然中央標準局將新穎性與非顯而易知性混為一談。如吳局長之見解是對的，即以新穎性之要件就可以核駁不具非顯而易知性的技術發明，那何必增加此一要件 。按非顯而易知性是專利制度演變史上，最後才要求的要件。歐洲各國早期的專利泰半發給外國技術人員，或引進技術的本國企業家，而非真正的發明人。任何人引進國內沒有的技術，能在國內製造生產以替代進口的得申請專利，以鼓勵引進外國技術發展國內產業。此時期專利之唯一要件是實用性，即對國內產業發展有幫助的技術。當國內發展技術水準趕上國外後，專利逐漸給予真正發明人，此時期始要求新穎性。到了專利申請案件太浮濫，即一般技術人員日常的技術操作的普通技術的成果，在獨占權的利誘之下，祗要與現有技藝不同，就會申請專利。在美國專利申請案件太浮濫是在十九世紀末，美國法官開始要求，必須是天才的發明才給予專利，一般技術人員日常工作的結果不應給予獨占。問題是如何判斷是天才的發明，此問題困擾美國法院數十年之久。到了1952年美國才立法增加非顯而易知性之要件。
六十八年專利法第二條第五款：運用申請前之習用技術、知識顯而易知性能增進功效者，一般稱為非顯而易知。非顯而易知是指第四條不予專利之物以外，且具有新穎性以及實用性二要件之發明。其發明人對現有知識的貢獻不大，祗是運用已知知識做些一般技術人員也可以做到的發明，不值得給予獨占市場的權利。因此非顯而易知與新穎性不同。有新穎性才進一步探討非顯而易知性之問題，如無新穎性，即無庸審究非顯而易知性。因此立法上不應與新穎性併為一條規定。如政策上因專利申請案充斥著太多的細微改良發明，有加以規避的必要，理應另以另一條文規定。行政院卻採權宜之計，在關於新穎性規定的第二條增加一款。其後果是混淆新穎與非顯而易知的要件，破壞條文的邏輯結構。
肆、七十五年專利法修正
七十五年十二月二十四日又修正專利法，此次重大修正是將化學品、醫藥品及其調合品之不予專利之發明刪除，並新增不予專利之項目，即動植物及微生物新品種與物品之用途專利。換言之，在美國壓力之下，准許化學品、醫藥品及其調合品，以及動植物及微生物新品種，並限制物品新用途之專利。修正之主要目的是開放化學品與醫藥品，主管機關順便不當地增列非屬發明之科學原理或數學方法，遊戲及運動之規則或方法，以及其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃。還有，是發明但被視為非產業之人體或動物疾病之診斷治療或手術方法發明。具體的規定如下:
下列各款不予發明專利:(一)飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。(二)動植物及微生物新品種。但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限。(三)人體或動物疾病之診斷治療或手術方法。(四)科學原理或數學方法。(五)遊戲及運動之規則或方法。(六)其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃。(七)物品新用途之發現。但化學品及醫藥品不在此限。
以下先就結構体系檢討，再分為非發明，非產業上之發明，用途發明等各點論述。
1. 專利要件之体系結構
如上所述我國專利法在六十八年修法前，關於專利要件的体系與條文結構非常嚴謹。第一條規定凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。此條意簡言賅，包括全部專利要件，(1)標的即發明，(2)實用性，即具有產業上利用價值，以及(3)新穎性，即”新”發明之”新”字。第二條以消極方式定義新穎性，即本法所稱新發明，謂無左列情事之一者，第三條界定實用性，即本法所稱具有產業上利用價值，謂無左列情事之一者。以及第四條專利要件的例外規定，即雖具備全部專利要件，但基於政策理由，而不給予專利。体系結構完整，美國專利法亦是如此，第一零一條規定可專利的發明(invention patentable)類似我國第一條，第一零二條界定新穎性(novelty) ，相當於我國的第二條規定，以及第一零三規定非顯而易知性(non-obviousness)，相類於我國第二條第五款。歐洲專利公約關於專利要件的規定條文結構也是一樣。
六十八年修法在第二條增加一款(第五款)規定非顯而易知之要件，開始破壞法條之体系結構。七十五年條修法變本加厲，在第四條不予專利之規定，即專利要件例外規定，摻雜非發明以及沒實用性之規定。申言之，第四條不予專利的除外規定，係指具備第一條至第三條規定的專利要件的發明，因政策之考量而將之排除在外的可專利的發明。如未具備各該專利要件，必須依各該相關規定駁回，例如申請案依其申請專利範圍所請求的是科學發現，而非發明，則應依第一條規定駁回。又如是人体或動物之診斷治療或手術之方法，係屬無產業上利用價值 ，應以第三條駁回。如係植物新品種，才依第四條規定駁回。但七十五年修法將科學原理或數學方法，遊戲及運動之規則或方法，以及其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃等應屬非發明之事項置於第四條第四、五、六款，以及將不具產業利用價值之人体或動物疾病之診斷治療或手術方法，置於同條第三款。行政院修正草案之說明四、解釋”增列第三款人体或動物疾病之診斷治療或手術方法不予專利．．．．．．．(參考芬蘭專利法第一條第三項、歐洲專利法E52(4)西德專利法第五條(二) 。說明五、增列第四款至第六款”科學原理或數學方法”，”遊戲及運動之規則或方法”，以及”其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃” (參考歐洲專利法E52(4)西德專利法第一條(二) 泰國專利法第九條第四款、第五款，芬蘭專利法第一條第二項 。本文僅核對歐洲專利法關於發現問題之規定。結果顯示歐洲專利公約第五十二條之規定
Article 52 Patentability
(1)European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
(2)The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1
(a)discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b)aesthetic creations;
(c)schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d)presentations of information.
(3)The provisions of paragraph 2 patentability shall exclude patentability of the subjzect matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such.
(4)Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.
歐洲專利公約明明是將這些事物視為不是專利法上的發明，即不是法定可專利之標的，所以不給予專利保護。在法條的結構体系上，是緊接著第五十二條第一項任何具有產業上利用，新穎的以及含有發明步驟之發明應給予專利權 。至於符合第五十二條規定之發明，但基於政策考慮，而不給予專利保護的是在另一條即第五十三條規定
Article 53 Exceptions to Patentability
European patents shall not be granted in respect of:
(a)inventions the publication or exploitation of which would be contrary to “ordre public” or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contraction States;
(b)plant or animal varieties or essentially biological process for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.
歐洲專利法在体系上與邏輯上非常嚴謹。反觀主管機關之修正草案，將觀念上不同、本質上有別的規定放在同一條項之內，沒有政策理由或理論基礎的支持，更無基本的法律邏輯與体系之概念。
2. 科學發現與心智的活動
專利法是聯繫發明活動與自由市場的橋樑，將發明活動導入市場制度受市場機制的規範。專利法所鼓勵的是發明，不是科學發現。發明是以科學原理或現象以及其他現有知識(the stock of knowledge)為素材，利用人類推理力、記憶力或想像力所得到的成果。專利法上的發明是實用的操作的技術知識，是如何做的知識，而不是概念或其說明的知識，也不是理論或原則或其解釋的知識。科學發現是自然現象，自盤古開天即存在，不是人類發明的，是社會人類的資產，不能歸一人獨佔。至於數學方法，可能指的是數學公式，數學等式或數學演繹法。很多科學發現可以數學方式表示，所以數學公式，數學等式或數學演繹法不能成為可專利的發明(標的)的理由有二，(一)屬於科學發現，或(二)具有心智活動(mental steps or mental process)之性質。其他必須藉助於推理力、記憶力始能實施之方法或計劃，是心智的活動，不是發明的實體。非技術發明之遊戲及運動之規則或方法，也屬於心智的活動。這些不屬於第一條之可專利之發明，在美國是以判例確立，歐洲專利公約規定在第五十二條第二項與第三項，有關發明的條款。如沒有判例確立或條文規定，亦可以應用法理加以解決，絕不是非明文規定不可。若要明文規定也不應列在第四條，而是在第一條。筆者認為如申請專利範圍所引之請求是否屬於發明或上述非發明之爭議，立法上可從 "發明" 之定義著手，或責成審查人員或法官依其申請專利範圍所界定之內容及範圍判斷之。
3 非產業上之發明
專利法旨在鼓勵社會藉助推理力、記憶力應用已知或未知的科學原理或數學方法或其他知識創造發明，以增進人類的實際日常生活。在市場經濟制度下，供人類日常生活使用的，很少自製自用，絕大多數是由市場供應。即由形成市場之產業所供應。所以發明必須以產業上可能利用者為限。人類或動物之診所、治療或手術方法在歐洲不被認為是個產業，但在資本主義自由市場經濟發達的美國人類社會生活所需的均由市場供應，除物品外，勞務以及其他一切無形的事物都包括在內。人類或動物之診斷、治療或手術方法亦不例外，所以在美國專利法，人類或動物之診斷、治療或手術方法發明是可以專利的。我國在此次修法未規定。此次增訂的理由，依行政院之說明是“蓋此等方法被認為無法供產業上利用，爰予明定避免紛爭（參考芬蘭專利法第一條第三項，歐洲專利法E52(4)，西德專利法第五條(二)。” 如認為人類或動物之診所、治療或手術方法係因未具產業上利用價值”，則應在第三條關於產業上利用價值之定義規定或第一條規定著墨，不該置於第四條不予發明專利之規定。
4. 關於實用性
行政院修法將用途有違法律、妨害公序良俗或衛生之發明從第一項移出，增列第二項，以與同條第一項區別。這是進步的修正。行政院修正說明，謂 "由於現行修文第四、五款在性質上與修正修文所列各款不同爰移列為第二項” 。觀念上雖然進步但方式上未必最佳。發明有上述情形是不合實用的問題。蓋獎勵發明之原因是發明對人類生活有實際用途，所以美國學者認為是給予專利之對價，因此如其用途違反法律、妨害公序良俗或衛生，當然不具實用性。所以最正確的方式是將第四條新增的第二項移到第三條。
5. 排除專利保護
按專利法規定發明具有新穎性及產業上利用價值者，原則上均可申請專利，許多國家基於公共政策、公眾衛生及公益需要於本法第四條例外規定不予專利保護之對象。 三十八年制訂專利法時，政府認為醫藥品及其調合品有關醫療，均與人群福利關係密切，若准予專利有損及公眾利益之虞 ，而不予專利。這次政府修法將化學品醫藥品及其調合品從第四條刪除之理由是”惟就長遠觀點考量，化學品、醫藥品不予專利，對專利權保護之不健全，導致仿冒剽竊之風，除將妨害國人從事獨立發明之意願外，並將妨害整個工業與科技發展。將促使外國人將新產品在國內製造、銷售，且國人可透過授權合作方式取得技術，有利技術引進。尤其開放醫藥品專利可促使廠商放棄仿製銷售，透過正常管道獲得授權製造，更可維護國民健康經參酌世界各先進國家開放化學品、醫藥品專利之趨勢，當工業與科技達到某一程度時均檢討開放專利。衡量我國當前工業與科技發展狀況，開放化學品醫藥品專利正為適當時機” 。這種理由的立論是專利制度會影響權利人製造地點的選擇以及技術移轉的決定。申言之，專利權人不會選擇在沒有專利保護的國家設廠生產製造，或將技術移轉至沒有專利保護的地區。其實專利制度對設廠的選擇與技術移轉的決策有無影響的爭論，從十九世紀中葉以來，不曾間斷，並非新鮮的問題。相信在三十年初期制訂專利法時，已有認識。所以祇能說，現在政府對專利制度的看法與三十年代政府的看法不同，政策不同，所以立論自然有別。政府不但不再認為給予化學品醫藥品專利獨佔權，會影響社會大眾之健康衛生與安全，而且反過來主張給予專利會提升國內工業水準。 至於當前工業與科技發展狀況是否如政府所言正為適當時機，實不宜由少數人主觀的認定判斷，必須有相當的實證研究分析來作為決策依據。這種政策的轉變似乎祇是主管機關對專利制度對產業影響的看法與以前不同而已，並沒有實證研究作為改變政策的根據。所以祇好從背景環境解釋政府對專利制度態度改變之原因------美國的壓力。
政府一方面刪除化學品及醫藥品，另一方面增加明文排除動、植物新品種及微生物菌種。其理由是按對於植物新品種之保護，各國有採以專利或植物新品種登記予以保護者，亦有兼採二種制度而予以保護者，經檢討以納入植物種菌法予以保護為宜。現行第六款糧食新品種已涵蓋在植物新品種範圍內，爰予以刪除。至於微生物菌種，則以我國目前尚未達到保護之條件，故增列為不予專利保護之對象。……目前世界各國對於動物新品種給予專利保護者不多，爰參照外國之法例，亦不予專利。 換言之，植物新品種以植物種法保護；動物新品種是跟隨世界多數國家之法例而不予以保護；微生物菌種則係基於產業政策。但植物新品種與微生物菌種(不包括動物之新品種)之育成方法，仍給予專利保護。所謂目前尚未達到保護之條件是指國內產業水準而言，或係指保護微生物專利之配套措施而言，尚未達到保護之條件?對此語焉不詳。
6. 用途發明
此次修正的一個被人忽略的重大修正是，特別明文將化學品與醫藥品以外之物品新用途排除在專利法之外，不予專利權。按發明之種類一般分為物品發明，方法或製程發明，以及用途發明等三大類。用途發明包括製程機器製造物組合物或材料之新用途 。用途發明雖以化學品或醫藥品之用途發明較多，但不以化學品或醫藥品之用途發明為限。美國專利法將用途發明歸於製程發明之類。所以用途發明之申請專利範圍係以界定方法或製程之方式為之。用途發明既然屬於產業技術之發明，專利法如沒有明文排除，自應屬法定可專利標的之一。我國專利法在七十五年修法前，皆未明文排除。七十五年特別明文排除，應有重大的政策理由支持才對，而且祇明文排除物品之新用途，即意含其他製程等用途之發明仍然可專利。是否如此，亦沒說明。但查行政院之修正草案說明欄六謂”物品新用途之發現，雖不應予以專利，但為配合化學品、醫藥品之開放專利，及鼓勵化學品、醫藥品新用途之開發研究，故參考美、日、歐洲專利聯盟等之專利實務，亦給予化學品、醫藥品新用途之專利，爰增列第七款規定。” 立法院也無異議完全接受行政院之草案意見。行政院草案之說明似乎是給予化學品醫藥品用途發明之理由，並非排除用途發明之理由。然而用途發明為什麼不應給予專利保護，未予說明，似純屬主管機關對當時現行法之解釋而已。至於所謂參考美、日、歐洲專利聯盟等之專利實務，是指給予化學品、醫藥品新用途之專利，或指用途發明不應予專利保護。再者，不給用途發明專利的國家有那些，不予用途發明專利，祇給化學品、醫藥品新用途專利的國家又有那些，沒有具體說明。同樣地，八十三年修法開放物品新用途專利，也沒有政策說明，唯一的說明是”刪除現行條文第四條第一項第七款物品新用途不予專利之規定。按物品新用途之發現，所需投注之人力、經費及時日或有甚於新物品之發明，又新用途對社會之貢獻未必亞於新發明(應屬新物品之誤)，故參考外國立法例，開放物品新用途專利，使合於專利要件之物品新用途的發現得受專利之保護。” 當初為何沒想到物品新用途之發現，所需投注之人力、經費及時日或有甚於新物品之發明，又新用途對社會之貢獻未必亞於新物品。可見主管機關對專利法沒有系統地徹底地研究，在美國的逼迫下，臨時即興的拼湊外國條文的修法態度與作法。
本文認為應將第四條第三、四、五、與六等款合併成為第一條第二項。第四條保留第一、二、七款，同時將第四條第二項改成一款。申言之，第四條左列各款不予發明專利:
一飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。
二動植物及微生物新品種。但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限。
三人體或動物疾病之診斷治療或手術方法。
四妨害公共秩序、善良風俗或衛生之發明，或用途違反法律之發明。
伍、八十三年修正
八十二行政院鑑於工業科技發展迅速，國際經濟情勢變動甚鉅，．．．．．欲重返國際經貿組織．．．．．並與美國進行智慧財產權談判；体認到專利法必須國際化。專利申請案數量逐年遽增，現行條文已無法適應現階段及未來發展需要，因局部修改條文已無法達到上述要求，作大幅修正。參酌銀行法，將專利法章節內容重新編排，將共通性的規定列於第一章，散見各章的罰則集中規定於第五章。修正的重點有二十幾項，其中與專利要件有關的是明定發明、新型、新式樣及聯合新式樣之定義，開放飲食品、嗜好品、微生物新品種、以及物品新用途等專利，以及導入優先權等。以下分項檢討:
1. 結構体系
關於專利要件的結構体系，是每況愈下。原本第一條完整地將得申請專利的要件全部定明。而後第二條解釋新穎性，繼之是第三條的實用性，最後第四條是除外規定。七十五年修法之問題如上所述，是將性質不同，概念有別的，不符合各項要件的的如科學發現、數學方法、心智步驟，非產業上的發明，與除外發明等混合規定在第四條。但基本結構仍然存在。惟此次修正則整個結構被破壞。沒有像修法之前的第一條，或美國專利法第一百條，或歐洲專利公約第五十二條第一項之概括完整的專利要件之條款。取而代之的的是第十九條關於發明專利之標的；第二十條第一項實用性與新穎性的，以及同條第二項非顯而易知的；與第二十二條各種不予專利的規定。規範專利要件的條文已經毫無結構可言。
2.發明定義
科學家依自然界之原理原則以自己之想像力構成新假設或新事物謂之發明，又文哲家新獲前此未經人道出之義理亦曰發明。簡單地說，就是設計前所未有的事物，或建立新假說或闡釋新義理 。專利法上的發明，法學界多數引述德國學者哥勒（Aller Kohler）的定義，"發明為駕御自然，利用自然力，而生一定效果之表示於技術的人類之精神的創作 "。但在立法例上，除日本外幾乎沒有國家在專利法上明文界定發明的定義 。因為發明的表現形態千變萬化，沒有一定的軌跡可循，無法歸納分類，抽象出明確的概念以定其要件。法律上沒有要件，就無法客觀地運作。
第十九條將發明定義為，”稱發明者，謂利用自然法則技術思想之高度創作”。此一定義直接反應到的問題是不是或非利用自然法則的技術思想創作，就不是發明專利之發明 。然而各國專利法皆無要求專利申請人必須說明其發明所利用的自然法則，否則無效的規定。因為專利法鼓勵發明活動而非學術研究，祇問如何做出發明，不論所應用或依據的原理，即祇要”知其然”，不必”知其所以然”，縱使作如此規定在實際上也是不可行的。因為審查人員要以申請案之發明不是利用自然法則，必須證明申請人所陳述的原理或法則不是自然法則。某人主張的原理或法則是不是自然法則，必須由科學家不斷地實驗證明，絕對不是審查人員從現有知識(the stock of knowledge) 或已知技藝(prior art)的書面審查即可判斷。如果專利法授予審查人員或法官這樣的權力，可能會造成無知的或有限的知識，抑制真理的發現，的反科學現象。
另一個問題是高度創作的要件。也許草案設計者欲以創作之高低來區分發明專利之發明與新型專利之發明。但創作之高低沒有一定客觀的標準，必然流於見仁見智，主觀擅斷的結局。再者，發明的構思即解決問題的想法(idea)可能非常的難，但實現該想法的技術可能非常簡單。而且往往解決問題之想法在還沒有說出前，非常困難，大家都不知道。一旦發明人說出，大家才恍然大悟，原來這樣簡單。總而言之，此一定義規定會造成混亂是可預期的。
3. 實用性
八十六年刪除實用性的定義規定，即原第三條的規定。所以實用性的規定祇在第二十條，以可供產業上利用方式呈現。雖然簡陋，但就概念而言，無可厚非。惟實務上，不論是審查人員或法官或專利代理人對實用性的概念常有誤解，或與可實施性混淆，或與非顯而易知性誤為一談。實在有必要在條文上加上釐清。
4. 新穎性
關於新穎性的問題，八十六年修訂了三點。第一，刪除贅字”他人可能仿傚者”，過去歷年的條文皆是”申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿傚者”。修正的理由是”他人可能仿傚者，實務上難舉證，且不易認定，故參照美國專利法第一百零二條及日本特許法第二十九條之規定予以刪除”。 其實在理論上，是否發明應以有無相同的發明申請在先，而非繫於他人技術能力。申言之，祇要現有知識已有相同的發明存在，申請案所主張的就不是發明，即可駁回，不必再考慮他人能否仿傚。現有知識可能以文字或符號記載於有体物上或做成實物表現傳遞，但基於舉證之成本，專利法上選擇以可公開閱覽的書面資料為據。書面資料不以印刷品為限，手筆書寫的也包括在內。因此如拘泥於現行法條文，以刊物為準，將排除存放在圖書館之書寫或打字的書面資料，以及在網路上流通的技術。另以實物存在的發明，一般是以公開使用或銷售的為據。以前專利法上雖然沒有銷售，但有申請前大量製造，而非從事實驗者之規定，或稍可濟無條文”公開銷售”之缺失。八十六年將申請專利前大量製造，而非從事實驗者之規定刪除，未同時在第一款加公開銷售。因此如果公開使用在推理邏輯上或實際經驗上無法涵蓋公開銷售，則已經公開銷售的可能仍然可以申請專利 。第二，將”有相同之發明核准專利在先者”，修訂為”有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者”。增加新型專利，以及申請在先二要件。其增加新型專利之理由是”因新型專利案亦有技術內容，實務上亦有以之核駁發明後申請案者”， 。此增訂使原條文之”發明”之意義更明確。蓋我國專利法將專利分為三種發明專利，新型專利與新式樣專利，新型專利之標的也是發明，專利法上之發明有廣義的與狹義的，如泛指發明應包括新型發明才對，如與專利一起使用，則限於發明專利。所以原條文”有相同之發明核准專利在先者”，而非有相同之發明核准發明專利在先者，本來就包括新型發明在內。
與申請案相同的專利是否以申請在先的為限，行政院考慮的主要點是審查的時間不一，申請在先的不一定先核准。所產生先申請且未核准的是否可作為引證案?以及後申請先核准的是否可作為引證案等問題。 其實此二問題皆可依第二十七條先申請主義之規定解決。申言之，如後申請案尚在公告中先申請者可依第四十一條規定提出異議案；如在公告後先申請者可依第七十二條提出舉發。真正的問題是先申請後核准的可否作為非顯而易知性的引證案。蓋依第二十條第二項規定具有新穎性之發明即符合同條第一項之規定的申請案，其發明人如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得申請專利。依此規定，審查人員是否可引用尚未核准的申請案作為駁回的引證案。理論上，申請中尚未公開，他人無法知悉，就不可能利用申請中所揭露的技術，來完成其發明。換言之，申請中尚未公開的技術不構成非顯而易知的先前技術。
第三，把經陳列於政府主辦或政府認可之展覽會，擴大為各種展覽會，包括私人的非政府主辦，亦未認可的展覽會。但享有六個月優惠期間的，唯有在政府主辦或認可的展覽會。
第四，刪除申請專利前，大量製造，非從事實驗者。理論上，是否構成社會的知識係以該技術是否公開為準。私人擁有但不公開據為己有的，專利法不加以保護，如有與之相同的發明提出申請專利，當然給予申請專利的人，因為鼓勵公開技術是專利法的另一個重要目的。大量製造與技術是否公開無邏輯上的必然關係。大量製造與公開上市之時點是商業政策問題，不是授予專利之法律要件，將之刪除是正確。
5. 非顯而易知性
進步性(inventive step)，是德日專利法上的術語，而非顯而易知性是美國專利上的術語，兩者之觀念是否相同，仍有待探討。在六十八年引進時，使用進步性之術語，但條文之措辭卻是類似美國的非顯而易知的用詞，不同的是比美國的非顯而易知的要件多一個未增進功效。判斷非顯而易知性的邏輯步驟有三，(1)已知技藝的範圍與內容, (2)一般技術人員的技術水準（the level of ordinary skill in the art）, (3)所請求的標的與已知技藝的差異 。換言之，相同技術領域的一般技術人員在面臨與發明人相同的問題時，能否利用現有的技術，以相類的方法解決。其目的在判斷是所主張的成果是一般技術人員的日常操作的結果，或發明人在解決技術問題的成果。探究的是技術的難易，而非技術的功效。技術的功效是經濟問題，端視技術是否滿足消費者的需求而定，因此技術的功效因人而異，有的需求是省力的技術，有的是省時的技術，所以也是市場問題，應由市場決定，不是法律所能設定的，更非審查人員或法官決定的。民國六十八年引進時，立委誤解非顯而易知性之概念與目的，而加上是否增進功效之要件。造成專利法上許多問題，此次修正刪除是一大功德。諷刺的是行政院給予的修正理由仍然顯現行政院對非顯而易知性之誤解。其理由是”又實務上或有對發明及新型之定義暨觀念混淆者，故刪除未能增進功效，俾使發明與新型專利之非顯而易知性有較明確之界定”。 按發明專利與新型專利都是發明，在專利法前者之專利權十五年，後者十年，因為兩者之技術貢獻不同，其餘之專利要件實用性新穎性應該是一樣。這樣的概念是很簡單，但在實際適用時卻非常困難，因為貢獻度是個見仁見智的問題。非常多的國家因此不分發明專利與新型專利，凡符合專利要件的一律給予相同期限的專利權。區分發明專利與新型專利的德日等國也是以發明種類區分，即物品上有關形狀構造或裝置的發明屬於新型專利之標的；方法發明，用途發明或形狀構造或裝置以外的物品發明則歸發明專利之客體。我國專利法原來也是如此。八十六年修法後，使發明專利與新型專利之區別，不祇是標的與創作程度的不同，連非顯而易知性也有別。這種區分令人無所適從。
6. 不予專利之發明
飲食品和嗜好品自我國有專利制度以來，即不給予專利保護。其理由不同，飲食品在於國計民生之考慮，嗜好品是不予獎勵的產業 。此次修行政院籠統地以刪除現行條文第四條第一項第一款。查其立法原意在於顧及國民生計，目前許多飲食品均可以其他物品代替，且開放飲食品亦為現今國際趨勢，爰參照外國立法例，如美國、英國、德國、法國、日本等及七十九年七月二十日、十月十二日本局與產業界召開研討會，分析結果大都持肯定態度，故開放飲食品及嗜好品專利以順應需要 。第二，開放微生物與微生物新菌種育成方法。其理由也是微生物新品種應否給予專利保護乙節，經邀請專家及有關單位研究，認有給予專利保護之必要，且目前國內已有能力成立菌種寄存中心，對於菌種寄存問題已能克服，故開放微生物專利以利我國生物科技之發展。 專利主管機關給予的理由，經不起分析與檢證，其實社會上皆心知肚明，開放這些物品專利都是美國的壓力。實不必以參照外國立法例，以邀請專家學者或產業界參與開會背書。蓋開放某項發明專利對產業或科技的影響不是專家學者或產業界開會座談可以明瞭決定的。參照外國立法例常是我國行政機關拿來搪塞的手法，但經不起有心人的追究。如不幸碰上打破砂鍋問到底的立法委員，就窘態畢露。
7.其他效力要件
八十三年修法時行政院修正草案並沒有任何規範專利說明書的條文。立法委員蘇煥智等人所提之修正案第二十二條規定專利說明書必須載明申請專利範圍，以及有關可實施性之規定外，另規定申請專利範圍的記載方式，即容許以附屬項的方式界定。 在立法院一讀時，修正為第一項 申請發明專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書向專利商標局申請之。第二項 申請人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。第三項 第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。第四項 前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。說明書、圖式及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。 這是專利法首次規範專利說明書，雖措辭不盡理想，亦可接受 。至於週邊界定主義的原則是揭櫫在第五十六條第三項。
申請案違反第二十二條第三項或第四項規定之效力，依現行法祇有在公告期間，任何人得提出異議案 。但公告期滿後，無人可以舉發，主管機關也不能依職權撤銷其專利權 。以現行法的規定，第二十二條第三項或第四項之規定是否係專利權的效力規定，大有問題。相信如果提案立委或主管機關當時知道這種後果，一定不會如此修法。這是欠缺完整的專利法訓練所致。
結論
專利制度是產業政策的一種政策工具，因為專利獨佔是一種很大的投資誘因，影響資源的流動的方向。專利要件決定某種發明是否給予專利權。專利要件的規定應反應政府的專利政策以及產業政策。台灣在這五十年，早期政府的確有其專利政策，如六十八年的行政院修正案，是基於產業發展的需要而修正，但因不同法案由部門草擬各部門對專利法的認識不一或因本位主義的作祟，造成不同法律的相關規定相互衝突。或在老立委即興式的審查下，加上中層科員無法理解張光世部長的政策，也欠缺為政府政策辯護的能力，造成四不像的後果，最明顯的例子是非顯而易知性的，以及公開使用與申請前大量製造而非從事實驗等新穎性的修正案。以後的修正案就看不見公共政策的影子。七十年代以後，在美國的壓力下，政府幾乎完全失去利用專利制度這個工具的能力。
國內影響專利法的立法修法的團體早期主要是專利代理人，發明人(幾乎是個人)以及學者專家。早期幾乎沒有專業研究專利法的學者，祇能介紹國外專利法的概念，或在現行法的框架下註釋條文而已，遑論對專利制度的政策的認識。早期專利代理人多數是代理外國廠商，基於代理的角色，其立場與國內科技發展與產業經濟的政策多少有些衝突；早期發明人泰半都是個人，所關心的也祇是個案是否取得專利。在這種環境之下，實際影響專利制度的是官僚体系裡的科員與立法委員，他們無法對專利法的有深入的研究，誤解專利法，這可從六十八年刪除”已向外國政府呈請專利逾一年者之規定”，七十五年將科學原理或數學方法遊戲及運動之規則或方法以及其他必須藉助人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃放在不予發明專利的標的之條款，以及八十二年將發明專利專利要件規定，改為發明的定義的規定之修改看出。
這幾年高科技產業(尤其是個人電腦與半導體產業)的發達，以及專業學者的出現，才改變科員與立法委員修法的局面，像八十二年專利法的修正，是廠商聘請律師與立法委員合作，以及學者的參與，和政府科員角力的結果。
智慧財產局刊登日期: 2001/8
本網站刊登日期: 2004/5/6
鄭中人
零．前言
專利制度賦予發明人享有獨佔其發明的專利權。專利權是合法獨佔發明市場的權利，不受公平交易法的拘束 。專利權的各種理論，立論基礎不同，但在實際運作上，都是由政府依專利法的規定授予發明人的。政府必須依據專利法規定的程序與實質要件給予專利權，不能恣意擅自授給。各國政府(尤其美日等國)在制訂專利法時，皆依其科技政策與產業政策來訂定其專利要件。換言之，專利要件是實現國家科技與產業甚至經濟政策的工具之一。從一國的專利法可以看出一國的科技產業及經濟政策的端倪。國內很少文章探討專利法背後的公共政策，本文從立法資料探討我國專利法的歷次修正，檢討法律修正之背後有無一定的政策，其政策為何，所制定的條文是否反映政府的政策。另現行專利法將專利分為發明專利，新型專利與新式樣專利，各個專利之專利要件不完全相同，本文祇討論發明專利之專利要件，合先說明。
壹．專利要件之意義
專利要件是發明人得依專利法申請專利，取得有效專利之要件。得依法申請專利的要件，一般稱為Patentability，通常譯為專利可能性，包括法定標的(statutory subject matter)，實用性(utility)，新穎性(novelty)以及非顯而易知性(non-obviousness)。典型的專利可能性規定如民國八十三年修正前的專利法第一條以及美國專利法第一百零一條。民國六十八年之專利法第一條的條文如下
專利法第一條:凡”新””發明”具有”產業上利用價值”者，得依本法申請專利。
美國專利法第一百條:
Whoever invents or discovers any “new” and” useful” “process, machine, manufacture, or composition of matter”, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
傳統典型的條文所規定的專利要件有法定標的，實用性以及新穎性等三個要件。非顯而易知性 是十九世紀末美國最高法院以判決所增列的一要件 ，美國國會於一九五二年予以條文，規定於第一百零三條 。 我國是在六十八年修法時在第二條增加第五款規定非顯而易知性。這些專利要件的定義分別以積極正面的方式或消極反面的方式，在不同條款中加以規定。如我國七十五年之專利法第二條第一款至第四款規定新穎性的定義，第三條界定實用性的內涵。第二條第五款規定非顯而易知性之概念。如申請案不符合其中之一，審查機關即應駁回申請。如審查人員認為符合而核准公告，在公告期間內，任何人如認為不符合專利要件，皆可提出異議 。公告期間過後若有違反專利要件之情事，任何人得舉發，請求專利主管機關撤銷其專利權，專利主管機關發現亦得逕依職權撤銷 。
發明取得專利權除了必須符合這四個要件外，專利法基於其他政策，另要求所主張的發明之申請專利範圍(claim)必須確定(definite) ，具備完整的書面說明(written description)，以及詳細揭露發明的製造以及使用的方法，使一般技術人員能製造及使用發明即可實施性(enabling clause) 。如不符合其中任何一要件， 縱使其申請案具備法定標的、實用性、新穎性以及非顯而易知性，仍無法取得有效的專利。換言之，這三個要件也是專利生效的要件，如欠缺其中之一個要件，在專利侵害訴訟，法官經被告抗辯如確有其事，應判決其專利無效被告勝訴；在確認判決之訴，法院依原告之主張，判決其專利無效。這幾個要件美國專利法規定在第一百一十二條 。
我國制訂專利法也有九十幾年了 ，卻一直忽視專利說明書的重要性，對專利說明書沒有明文規範，只在施行細則提及。施行細則規定只是訓示的規定，不得作為審查人員准駁，以及異議舉發和撤銷專利權的規定依據。直到八十三年修法時，在野立委蘇煥智的倡議之下，於第二十二條第三項或第四項之中規定。理論上，如欠缺此三個要件之一，任何人得提出異議或舉發，專利主管機關亦得依職權撤銷已核准之專利權。但現行法並無任何關於違反第二十二條第三項或第四項之效力規定。僅於第四十一條規定公告中之發明，任何人認有違反第二十二條第三項或第四項得自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。公告期間過後就沒有任何救濟方式。
目前專利機關認為第二十二條第三項或第四項非屬專利效力之規定，申請案如違反該條項規定不得駁回，必須先依第四十四條規定通知申請人補充或修正說明書或圖式。通知補充或修正後審查人員仍然認為未符合第二十二條第三項或第四項時，則以不符第二十條第一項可供產業上利用即欠缺實用性駁回。依現行法規定申請專利範圍不確定，似乎沒有任何救濟方式，甚至連主管機關也不能依職權撤銷其專利權。
嚴格而論，依現行法規定，申請專利範圍(claim)必須確定(definite)，具備完整的書面說明，以及必須詳細揭露發明的製造以及使用的方法，使一般技術人員能製造及使用發明等三項不是專利之效力要件。因此本文僅探討法定標的、實用性、新穎性、非顯而易知性以及除外的發明。
貳、三十八年專利法
我國歷年專利法對於專利要件的規定有所不同；就發明而言，民國三十三年五月二十九日國民政府公佈，三十八年一月一日施之專利法（以下稱為38年專利法），第一條開宗明義，規定凡新發明之具有工業上之價值者、得依本法呈請專利，本條規定三個要件，(1)法定可專利之標的，(2)實用性，以及(3)新穎性。分述如下:
1.法定可專利之標的
首先必須是發明始可申請專利，是以非發明的科學發現、自然現象、科學原理、以及記憶力、想像力、與推理力等心智活動或步驟(一般稱為 mental steps or mental process)不得申請專利。因為科學發現祇是發現原本已存在，但人類未知的事物或原理或現象，不是人類努力的成果；而心智步驟是人類用來處理現有技術知識，以創造發明的工具。因為是工具，所以應歸屬社會大眾所共有，不能被一人獨佔而影響發明的產出。而且心智步驟雖然可以事後分解成一系列步驟，但在未借諸形體表現於外之前，還在大腦內心裡頭時，他人無法從外界得知其是否依循一定的思維步驟思考，即是否使用特定的心智步驟。如冒然給予任何權利，權利人無法確定他人是否侵害專利，可能給予權利人干涉他人思想自由之權利。
2. 實用性
法定標的之發明必須具有工業上價值，始有申請專利之資格。何謂工業上價值則在第三條規定：本法所稱工業上價值謂無左列情事之一者，一、不合實用者，二、尚未達工業上實施之階段。由此可見非顯而易知性當時並非專利要件。
3. 新穎性
具有實用性之法定標的必須是新的發明，其定義規定在第二條。其條文如下:
本法所稱新發明，謂無左列情形之一，一、呈請前已見於刊物或已在國內公開使用他人可能仿效者。但因研究實驗而發表或使用於發表或使用之日起六個月內呈請專利者不在此限。二、有相同之發明核准專利在先者。三、已向外國政府呈請專利逾一年者。四、經陳列於政府或政府認可之展覽會，於開會之日起逾六個月尚未呈請專利者。五、呈請專利前秘密大量製造，而非從事實驗者。此即新穎性之規定。
4.排除專利保護
申請案如具備上述三個專利要件，理應得呈請專利取得排他權，但基於政策的考慮，三十八年專利法在第四條規定不予專利，即一、化學品；二、飲食品及嗜好品；三、醫藥品及其調合品；四、發明品之使用違反法律者；五、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；六糧食新品種。以上各款不予專利的政策是不同的。飲食品是有關營養，醫藥品及其調合法，有關醫療，與人群福利關係密切，若准予專利有損及公眾利益之虞，嗜好品，本不應提倡鼓勵，而發明品之使用係違反法律或公共秩序的，固應禁止，所以均不予專利 。前三款以及第六款是依發明之種類為排除之標準，第四款是從發明之用途以及第五款是就發明之功效為除外之標準，所以除化學品、飲食品及嗜好品、醫藥品及其調合品以外之發明，雖具備新穎性及實用性，如其用途有違法律或其功效有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，也不得申請專利。另外，合乎第一條至第四條之規定之發明在軍事上有保密之必要者，仍然可以申請專利，祗是如政府可以（也可以不）徵收（收用）給予相當之報酬 。換言之，如政府依法徵收，發明人祗有報酬請求權，而無專利申請權或專利權。
從上面說明，三十八年專利法關於專利要件之規定，其條文之邏輯結構上非常嚴謹，條理分明。其後專利法曾歷經四十八年一月二十二日總統修正公布，四十九年五月十二日總統修正公布，此二次修正，皆未觸及專利要件，不予討論。
參、六十八年專利法
民國六十八年鑑於近來我國經濟快速發展，工業上之創造發明及專利權之保護，益形重要，但當時專利法已無法配合實際需要，所以進行空前重大修正。主要修正重點：1.增訂辦理專利業務機關之補充規定，使中央標準局兼理專利業務合法化， 2.鼓勵創新發明，放寬申請專利條件。 3.變更專利權期間之起算日， 4.簡化專利審查程序， 5.縮短審訂公告期間，改進公告制度， 6.確定專利販賣權之合理保護範圍， 7.改進核准專利權之實施制度， 8.刪除現行法專利規費，授權由行政院定之，期能適時調整規費額度，以保持彈性，以及9.修正罰則，提高罰金之處罰額度 。
關於專利要件的修正，行政院修正草案有 1.放寬具有專利功能之要件，將"凡新發明具有工業上價值者"，修正為"凡新發明可供工業上利用者"；2.刪除已向外國政府申請專利逾一年者 3.增加非顯而易知性之規定，即非顯而易知性，凡運用申請前之習用技術知識顯而易知者，不予專利 。經立法院經濟與司法二委員會聯席審查，主要修正有，(1)為擴大得申請利之範圍，從工業上的技術，擴大為產業上之技術，解決農礦漁牧業之技術，得否申請專利之爭論，將工業上修正為產業上；(2)將行政院" 可供工業上利用者 " 之草案，修正為 " 可供產業上利用具有值值者 "， 院會最後變更為 " 具有產業上利用價值者 " 。(3)行政院修正案並未觸及新穎性的 " 國內公開使用 "， 審查會刪除國內二字 ， 公開使用從國內主義變為嚴苛的世界主義；(4)關於非顯而易知之規定， 行政院之草案是 " 運用申請前之習用技術知識顯而易知者"，審查會改為"運用申請前之習用技術知識顯而易知未能增加功效者 " ；(5) 審查會將實用性的定義，不合適用者，訂正為不合實用者 。另在院會二讀時，依吳廷環委員之意見刪除”秘密”二字，即將第二條第四款申請專利前，秘密大量製造，而非從事實驗，改為”申請專利前，大量製造而非從事實驗”之規定 ，歸納上述， 六十八年關於專利要件之修正，如下：
1.法定可專利之標的。
從工業上技術擴大為產業上技術，確定農、礦 、漁、牧業之之技術發明，也受專利之保護。但基於公共政策，糧食新品種乃不予專利之物品。按原專利法第一條規定 "凡新發明具有工業上價值者，得依本法申請專利， "工業上" 之意義自始就有爭論，保守者採此狹義說，認為工業上之"工業"是相對於農業、礦業、漁業或牧業，所以依當時專利法，工業以外之技術發明不得申請專利。部分學者主張工業上包括農礦漁牧，採廣義說。筆者認為三十八年之專利法第一條條文使用 "工業上"之原因，可能是將巴黎公約之 industrial 譯為工業上。若當譯成產業上，應無爭議。徵諸巴黎公約第1 條(3)Industrial property shall be understood in the broadcast sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour. 該”industrial” 包括農礦漁牧等技術發明，不限於工業上之技術發明。
2. 實用性
三十八年專利法第一條規定，凡新發明具有工業上價值，得依本法申請專利。行政院認為新發明是否具有工業上價值，其標準認定不易，往往因不同審查委員而為不同之價值判斷，為免於主觀，並基於鼓勵創新發明使發明人樂於將新發明提出申請專利 。專利主管機關解釋工業上價值與可供工業利用之不同在於，1.範圍大小不同，可供工業利用範圍較大有工業價值範圍較小， 2.時間先後不同，即具有工業價值，顯指目前之價值，而可供利用則未包括在內 。雖然如此可供工業利用與具有工業價值一樣，無法有效解決 "其標準認定不易，往往因不同審查委員而為不同之價值判斷" 之老問題。其實實用性的定義是規定在第三條，所以欲變更實用性之概念應從第三條著手。但修正案除配合第一條將工業修改為產業外，祗將第一款之不合 "適"用，改為不合 "實" 用外，並無變動。因此祇增加"利用"兩字，這除顯示立法者之主觀意思外，僅徒增相關人員間(審查人員、法官、律師、專利代理人或學者間)咬文嚼字，口舌之爭而已，無助於相關人員間的討論溝通。
另一個修改是將第一條與第三條條文之 "工業上"用辭改為產業上以解決工業以外的產業，例如農業、漁業、採礦業之技術上發明，如具備其他要件是否得申請專利的問題，此問題完全是翻譯以及注釋法學造成的，並無實質意義，即三十三年制訂專利法時將巴黎公約的 industrial乙字譯為工業上而非產業，造成有人以條文是工業，所以將工業以外的技術發明排除在外。
3. 新穎性
關於新穎性之修正有二。(1)刪除已向外國政府申請專利逾一年者，以及(2)將國內公開使用，擴大為公開使用。查行政院刪除已向外國政府申請專利逾一年者之理由是 "按此條款之規定原係配合參加國際專利公約會員國間享受優先權而規定者，我國因未參加保護工業財產權巴黎同盟公約等國際專利組織，復由於近年來我國經濟急速發展，有若干原可引進之外國專利技術，格於此項規定，縱未見諸國內刊物或在我國公開使用，亦無法取得專利權之保護，致放棄其投資或技術合作計劃，又該項限制外國申請人為趕於一年之期限內提出申請，往往先以申報或部分文件於限期內提出申請，其他文件分數次補送或請求一延再延者徒增作業上之困擾" 。顯然其修法目的是鼓勵引進先進工業技術 。查已向外國政府申請專利逾一年者，理論上不是國際優先權之規定。蓋國際優先權之精神是自國外首次申請後一年內在國內申請者享有優先權。詳言之，以國外首次申請日為國內之申請日，以避免在此期間內有他人在國內申請相同的發明，或在國內外以刊物公開相同的技術，或在國內公開使用相同的技術等，使其申請案因上述原始而失去新穎性。因此雖然已向國外政府申請專利已逾一年，但如該國未核准公告，或已核准未公告（如涉及國防軍事機密之技術發明），且無人在國內申請相同的發明，或在國內外以刊物公開相同的技術，或在國內公開使用相同的技術等喪失新穎性的情形，該申請人仍然可以在國內申請專利。三十八年專利法該項規定不是關於國際優先權之規定。因為依該款規定在國外申請專利後一年內必須在國內申請，逾一年始來國內申請者，縱使無他人在國內申請並獲准相同專利，或是在國內外刊物公開技術，或在國內公開使用，仍不得申請專利。其立法目的應該是鼓勵外國發明人儘早來國內申請專利公開其發明，在經濟部三十一年印行的專利法草案明白敘述其立法理由”近世文明國家均建立專利制度，發明人有所發明，在勢不能同時在各國呈請專利，而各國無不欲新發明先向其政府呈請專利者，” 。行政院顯然未用心瞭解。美國專利法第一零二條(c)規定發明人或其受讓人在國外申請專利後一年後，始在國內申請專利，如提出申請前該外國已核准專利者，不得准予專利 。當然該項規定，也可能如行政院所憂慮的，使那些未及時來台申請專利之發明人，放棄來台之投資或合作計劃。惟專利是否影響技術引進之問題爭論已久迄無定論。行政院似乎應確實研究不來台灣進行投資或技術合作計劃的外國企業家之真正原因，以實其說。至於一年之期限使外國人趕件補件，是必要之惡，縱使參加巴黎公約也有此一年之限制。各國發明人或其專利代理人都有此認識與準備，不能歸諸一年期限之過短。事實上主要原因可能是行政院認為給予專利保護，能引進國外技術促進我國工業技術進步之迷思。行政院之想法已見於科學工業園區設置管理條例草案第二十一條：其條文如下：園區事業之投資人或技術人已在外國獲准之專利，仍得向我國政府申請專利 。立法其理由是 "科學工業之生產技術，外國人極為重視，現於專利法第二條及第九十六條有已向外國政府申請專利逾一年者，即不可再向我國申請專利之規定，難免阻礙引入特殊技術……爰明定園區內事業投資人或技術人已在外國獲准之專利，仍得向我國政府申請專利，以利專門技術之輸入 。行政院在同一時期針對同一問題，有二種完全不同的作法。在六十八專利法修正案，將"已向外國政府申請專利逾一年者"之條款刪除，卻在科學園區設置管理條例規定，"已在外國獲准之專利仍得向我國政府申請專利"。後者只是比前者還寬鬆，依其規定祗要在外國獲准之專利不問取得專利之時間，甚至包括專利期限已屆滿的，仍可向我國申請專利。但此規定顯然並不排除專利法第二條第一、三或四款之規定。尤其專利一經核准，除涉及國防或軍事之發明外，都必須公告在專利公報發行。核准的專利如在專利公報公告，亦構成專利法第二條第一款刊物。另台灣欲引進的技術，大都應屬於已商業化或市場上成功的產品，必然構成第二條第四款申請前大量製造之規定而不能申請專利；如未商業化，亦可能於展覽會公開展出，依專利法第二條第三款規定，也無法申請專利。可見行政院之立意甚佳，但所擬之草案卻無法實現其構想。此暴露行政院對專利法之欠缺瞭解。
科學工業園區設置條例應屬專利法之特別法，依特別法優於普通法之原則似應優先適用本條例，然科學工業園區設置條例比六十八年專利法修正案還早生效實施。依後法優於前法之原則，專利法第二條反而應優於科學工業園區設置條例第二十一條。造成此困擾的是行政院欠缺全盤的規劃，瞻前不顧後，無系統的做法所致。該法案在立法院審查時，教育、經濟、財政、司法四委員組成之聯席審查會將行政院之第二十一條草案修正為"園區事業之投資人或技術人已在外國獲准之專利，向我國主管機關申請專利時，得不受專利法第二條第一款及第九十六條第一款之限制，如經核准，其專利權之期間，不得超過原經外國政府核准之有效期限"。即申請前已見於刊物或已在國內公開使用，他人可能仿效者，仍可在台灣申請專利。但如有專利法第二條第二、三或四款之情形仍不得申請專利。同樣地，立法院通過的條文，也無法達成行政院的政策。不知是立法院不贊同行政院之立法目的，或是立法院雖然贊同，但因不黯專利法，致弄巧成拙，反而將國內之專利期限縮短，不得超過原經外國政府核准之有效期限。此一規定似也違反巴黎公約之專利獨立之基本原則 。由此可証政府相關部門不黯專利法。
再者，公開使用的規定：行政院修正草案並無修正公開使用的提案，但立法院委員會審查時，立法委員認為 "已公開使用限於在國內者似有不妥，因為就新穎性的意義言，無論已在國內外使用，都不算新穎；就易于仿效而言，現在交通方便在國外使用也易仿效，尤其如仿效國外技術，申請專利並非新發明，將造成不公平，並影響國內工業的發展” 。查六十八年修正前之專利法，關於公開使用限於國內，而刊物則不限於國內，是有其道理的。刊物之採世界主義是因刊物一經發行容易超越時空，廣為散布。而且技術內容經印刷發行，舉証也容易。反之，公開使用不易散布，且舉証困難。論其最主要的原因是，未見於刊物或陳列於政府或政府認可之展覽會之技術發明，縱使在國外公開使用，祇要在國內未公開使用，如准予專利，可鼓勵引進國外技術，蓋不論是由國內投資或仿效或聘請國外技術人員，或係由外國發明人或專利權人來台申請專利，或自行設廠製造或授權他人生產，皆可促進國內工業技術之進步及經濟產業之發展。美國專利法長久以來對於公開使用或銷售亦僅限於（美國）國內 ，其道理即在於此。行政院一方面為吸引外人投資與國外專利技術之引進以促進我國工業技術之進步，而刪除 "已向外國政府申請專利逾一年者" 之修正草案以及在科學園區設置條例草案第21條：園區事業之投資人或技術人已在外國獲准之專利法仍得向我國政府申請專利" 之立法，在另一方面，卻無異議接受立法委員違反修正政策的修正，這反映出行政院主管官員的不具系統性、一致性的規劃能力以及立法委員即興式的修法態度。
最後，吳委員原先提議將第四款整個刪除，遭其他委員反對，之後建議祇刪除秘密二字。至於刪除的理由，前後不一致。他第一次的理由在於:既是秘密大量製造，別人就一定知道，現在他要公開申請專利，有何不可?難道就永遠讓他秘密製造而不許公開嗎? 若不刪除則會變成不鼓勵人民發明。我們應鼓勵那些秘密製造者，踴躍拿出製造品，以獎勵發明”。 吳委員回去研究後，又修正自己的意見，刪除秘密二字之理由，是因為”後面有一條有關條文(即第九十六條關於新型的專利要件)沒有秘密兩字，本條有秘密二字，前後不一致，等於是文字修正。” 這是即興式的修法的另一個見證。按我國專利權的歸屬是採先申請主義，不是先發明主義，祇要在他人申請之前搶先申請，不問是否最先發明。此制度有一個漏洞，尤其是在方法發明 ，給予發明人投機取巧的機會，即先秘密使用而不申請專利公開其發明，等知悉他人有類似發明時，不得已才提出申請。第四款之立法目的似在防止這種投機行為。至於同法第九十六條之所以沒有秘密兩字是因為新型專利之標的祇有物品發明，方法發明祇能申請發明專利。刪除秘密二字是錯誤的修法。
4.非顯而易知性
行政院增加此一要件的立法目的是 "以杜浮濫"。其隱含的訊息顯然是，當時國人申請專利的案件太多，中央標準局專利不堪負荷。然而當時並無此種情形，反而有些業者建議放寬具有專利的要件，刪除該草案 。事實上，專利主管機關官員的報告充分顯示增加此一要件的主要動機是 "專利應具非顯而易知性與新穎性，為各國的通例，如日本：專利法第二十九條，韓國：第六條，美國：第一百零三條，均有此規定" 。其邏輯是”各國均如此，我國自不應例外” ，並未如該官員所提應研究 "是否應予刪除，應基於當前我國專利之審查有無進一步放寬之必要" 。當時之中央標準局局長在立法院報告，表示即使無此條規定，審查員如有確切証據時，仍可核駁是項申請。顯然中央標準局將新穎性與非顯而易知性混為一談。如吳局長之見解是對的，即以新穎性之要件就可以核駁不具非顯而易知性的技術發明，那何必增加此一要件 。按非顯而易知性是專利制度演變史上，最後才要求的要件。歐洲各國早期的專利泰半發給外國技術人員，或引進技術的本國企業家，而非真正的發明人。任何人引進國內沒有的技術，能在國內製造生產以替代進口的得申請專利，以鼓勵引進外國技術發展國內產業。此時期專利之唯一要件是實用性，即對國內產業發展有幫助的技術。當國內發展技術水準趕上國外後，專利逐漸給予真正發明人，此時期始要求新穎性。到了專利申請案件太浮濫，即一般技術人員日常的技術操作的普通技術的成果，在獨占權的利誘之下，祗要與現有技藝不同，就會申請專利。在美國專利申請案件太浮濫是在十九世紀末，美國法官開始要求，必須是天才的發明才給予專利，一般技術人員日常工作的結果不應給予獨占。問題是如何判斷是天才的發明，此問題困擾美國法院數十年之久。到了1952年美國才立法增加非顯而易知性之要件。
六十八年專利法第二條第五款：運用申請前之習用技術、知識顯而易知性能增進功效者，一般稱為非顯而易知。非顯而易知是指第四條不予專利之物以外，且具有新穎性以及實用性二要件之發明。其發明人對現有知識的貢獻不大，祗是運用已知知識做些一般技術人員也可以做到的發明，不值得給予獨占市場的權利。因此非顯而易知與新穎性不同。有新穎性才進一步探討非顯而易知性之問題，如無新穎性，即無庸審究非顯而易知性。因此立法上不應與新穎性併為一條規定。如政策上因專利申請案充斥著太多的細微改良發明，有加以規避的必要，理應另以另一條文規定。行政院卻採權宜之計，在關於新穎性規定的第二條增加一款。其後果是混淆新穎與非顯而易知的要件，破壞條文的邏輯結構。
肆、七十五年專利法修正
七十五年十二月二十四日又修正專利法，此次重大修正是將化學品、醫藥品及其調合品之不予專利之發明刪除，並新增不予專利之項目，即動植物及微生物新品種與物品之用途專利。換言之，在美國壓力之下，准許化學品、醫藥品及其調合品，以及動植物及微生物新品種，並限制物品新用途之專利。修正之主要目的是開放化學品與醫藥品，主管機關順便不當地增列非屬發明之科學原理或數學方法，遊戲及運動之規則或方法，以及其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃。還有，是發明但被視為非產業之人體或動物疾病之診斷治療或手術方法發明。具體的規定如下:
下列各款不予發明專利:(一)飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。(二)動植物及微生物新品種。但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限。(三)人體或動物疾病之診斷治療或手術方法。(四)科學原理或數學方法。(五)遊戲及運動之規則或方法。(六)其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃。(七)物品新用途之發現。但化學品及醫藥品不在此限。
以下先就結構体系檢討，再分為非發明，非產業上之發明，用途發明等各點論述。
1. 專利要件之体系結構
如上所述我國專利法在六十八年修法前，關於專利要件的体系與條文結構非常嚴謹。第一條規定凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。此條意簡言賅，包括全部專利要件，(1)標的即發明，(2)實用性，即具有產業上利用價值，以及(3)新穎性，即”新”發明之”新”字。第二條以消極方式定義新穎性，即本法所稱新發明，謂無左列情事之一者，第三條界定實用性，即本法所稱具有產業上利用價值，謂無左列情事之一者。以及第四條專利要件的例外規定，即雖具備全部專利要件，但基於政策理由，而不給予專利。体系結構完整，美國專利法亦是如此，第一零一條規定可專利的發明(invention patentable)類似我國第一條，第一零二條界定新穎性(novelty) ，相當於我國的第二條規定，以及第一零三規定非顯而易知性(non-obviousness)，相類於我國第二條第五款。歐洲專利公約關於專利要件的規定條文結構也是一樣。
六十八年修法在第二條增加一款(第五款)規定非顯而易知之要件，開始破壞法條之体系結構。七十五年條修法變本加厲，在第四條不予專利之規定，即專利要件例外規定，摻雜非發明以及沒實用性之規定。申言之，第四條不予專利的除外規定，係指具備第一條至第三條規定的專利要件的發明，因政策之考量而將之排除在外的可專利的發明。如未具備各該專利要件，必須依各該相關規定駁回，例如申請案依其申請專利範圍所請求的是科學發現，而非發明，則應依第一條規定駁回。又如是人体或動物之診斷治療或手術之方法，係屬無產業上利用價值 ，應以第三條駁回。如係植物新品種，才依第四條規定駁回。但七十五年修法將科學原理或數學方法，遊戲及運動之規則或方法，以及其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃等應屬非發明之事項置於第四條第四、五、六款，以及將不具產業利用價值之人体或動物疾病之診斷治療或手術方法，置於同條第三款。行政院修正草案之說明四、解釋”增列第三款人体或動物疾病之診斷治療或手術方法不予專利．．．．．．．(參考芬蘭專利法第一條第三項、歐洲專利法E52(4)西德專利法第五條(二) 。說明五、增列第四款至第六款”科學原理或數學方法”，”遊戲及運動之規則或方法”，以及”其他必須藉於人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃” (參考歐洲專利法E52(4)西德專利法第一條(二) 泰國專利法第九條第四款、第五款，芬蘭專利法第一條第二項 。本文僅核對歐洲專利法關於發現問題之規定。結果顯示歐洲專利公約第五十二條之規定
Article 52 Patentability
(1)European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
(2)The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1
(a)discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b)aesthetic creations;
(c)schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d)presentations of information.
(3)The provisions of paragraph 2 patentability shall exclude patentability of the subjzect matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such.
(4)Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.
歐洲專利公約明明是將這些事物視為不是專利法上的發明，即不是法定可專利之標的，所以不給予專利保護。在法條的結構体系上，是緊接著第五十二條第一項任何具有產業上利用，新穎的以及含有發明步驟之發明應給予專利權 。至於符合第五十二條規定之發明，但基於政策考慮，而不給予專利保護的是在另一條即第五十三條規定
Article 53 Exceptions to Patentability
European patents shall not be granted in respect of:
(a)inventions the publication or exploitation of which would be contrary to “ordre public” or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contraction States;
(b)plant or animal varieties or essentially biological process for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.
歐洲專利法在体系上與邏輯上非常嚴謹。反觀主管機關之修正草案，將觀念上不同、本質上有別的規定放在同一條項之內，沒有政策理由或理論基礎的支持，更無基本的法律邏輯與体系之概念。
2. 科學發現與心智的活動
專利法是聯繫發明活動與自由市場的橋樑，將發明活動導入市場制度受市場機制的規範。專利法所鼓勵的是發明，不是科學發現。發明是以科學原理或現象以及其他現有知識(the stock of knowledge)為素材，利用人類推理力、記憶力或想像力所得到的成果。專利法上的發明是實用的操作的技術知識，是如何做的知識，而不是概念或其說明的知識，也不是理論或原則或其解釋的知識。科學發現是自然現象，自盤古開天即存在，不是人類發明的，是社會人類的資產，不能歸一人獨佔。至於數學方法，可能指的是數學公式，數學等式或數學演繹法。很多科學發現可以數學方式表示，所以數學公式，數學等式或數學演繹法不能成為可專利的發明(標的)的理由有二，(一)屬於科學發現，或(二)具有心智活動(mental steps or mental process)之性質。其他必須藉助於推理力、記憶力始能實施之方法或計劃，是心智的活動，不是發明的實體。非技術發明之遊戲及運動之規則或方法，也屬於心智的活動。這些不屬於第一條之可專利之發明，在美國是以判例確立，歐洲專利公約規定在第五十二條第二項與第三項，有關發明的條款。如沒有判例確立或條文規定，亦可以應用法理加以解決，絕不是非明文規定不可。若要明文規定也不應列在第四條，而是在第一條。筆者認為如申請專利範圍所引之請求是否屬於發明或上述非發明之爭議，立法上可從 "發明" 之定義著手，或責成審查人員或法官依其申請專利範圍所界定之內容及範圍判斷之。
3 非產業上之發明
專利法旨在鼓勵社會藉助推理力、記憶力應用已知或未知的科學原理或數學方法或其他知識創造發明，以增進人類的實際日常生活。在市場經濟制度下，供人類日常生活使用的，很少自製自用，絕大多數是由市場供應。即由形成市場之產業所供應。所以發明必須以產業上可能利用者為限。人類或動物之診所、治療或手術方法在歐洲不被認為是個產業，但在資本主義自由市場經濟發達的美國人類社會生活所需的均由市場供應，除物品外，勞務以及其他一切無形的事物都包括在內。人類或動物之診斷、治療或手術方法亦不例外，所以在美國專利法，人類或動物之診斷、治療或手術方法發明是可以專利的。我國在此次修法未規定。此次增訂的理由，依行政院之說明是“蓋此等方法被認為無法供產業上利用，爰予明定避免紛爭（參考芬蘭專利法第一條第三項，歐洲專利法E52(4)，西德專利法第五條(二)。” 如認為人類或動物之診所、治療或手術方法係因未具產業上利用價值”，則應在第三條關於產業上利用價值之定義規定或第一條規定著墨，不該置於第四條不予發明專利之規定。
4. 關於實用性
行政院修法將用途有違法律、妨害公序良俗或衛生之發明從第一項移出，增列第二項，以與同條第一項區別。這是進步的修正。行政院修正說明，謂 "由於現行修文第四、五款在性質上與修正修文所列各款不同爰移列為第二項” 。觀念上雖然進步但方式上未必最佳。發明有上述情形是不合實用的問題。蓋獎勵發明之原因是發明對人類生活有實際用途，所以美國學者認為是給予專利之對價，因此如其用途違反法律、妨害公序良俗或衛生，當然不具實用性。所以最正確的方式是將第四條新增的第二項移到第三條。
5. 排除專利保護
按專利法規定發明具有新穎性及產業上利用價值者，原則上均可申請專利，許多國家基於公共政策、公眾衛生及公益需要於本法第四條例外規定不予專利保護之對象。 三十八年制訂專利法時，政府認為醫藥品及其調合品有關醫療，均與人群福利關係密切，若准予專利有損及公眾利益之虞 ，而不予專利。這次政府修法將化學品醫藥品及其調合品從第四條刪除之理由是”惟就長遠觀點考量，化學品、醫藥品不予專利，對專利權保護之不健全，導致仿冒剽竊之風，除將妨害國人從事獨立發明之意願外，並將妨害整個工業與科技發展。將促使外國人將新產品在國內製造、銷售，且國人可透過授權合作方式取得技術，有利技術引進。尤其開放醫藥品專利可促使廠商放棄仿製銷售，透過正常管道獲得授權製造，更可維護國民健康經參酌世界各先進國家開放化學品、醫藥品專利之趨勢，當工業與科技達到某一程度時均檢討開放專利。衡量我國當前工業與科技發展狀況，開放化學品醫藥品專利正為適當時機” 。這種理由的立論是專利制度會影響權利人製造地點的選擇以及技術移轉的決定。申言之，專利權人不會選擇在沒有專利保護的國家設廠生產製造，或將技術移轉至沒有專利保護的地區。其實專利制度對設廠的選擇與技術移轉的決策有無影響的爭論，從十九世紀中葉以來，不曾間斷，並非新鮮的問題。相信在三十年初期制訂專利法時，已有認識。所以祇能說，現在政府對專利制度的看法與三十年代政府的看法不同，政策不同，所以立論自然有別。政府不但不再認為給予化學品醫藥品專利獨佔權，會影響社會大眾之健康衛生與安全，而且反過來主張給予專利會提升國內工業水準。 至於當前工業與科技發展狀況是否如政府所言正為適當時機，實不宜由少數人主觀的認定判斷，必須有相當的實證研究分析來作為決策依據。這種政策的轉變似乎祇是主管機關對專利制度對產業影響的看法與以前不同而已，並沒有實證研究作為改變政策的根據。所以祇好從背景環境解釋政府對專利制度態度改變之原因------美國的壓力。
政府一方面刪除化學品及醫藥品，另一方面增加明文排除動、植物新品種及微生物菌種。其理由是按對於植物新品種之保護，各國有採以專利或植物新品種登記予以保護者，亦有兼採二種制度而予以保護者，經檢討以納入植物種菌法予以保護為宜。現行第六款糧食新品種已涵蓋在植物新品種範圍內，爰予以刪除。至於微生物菌種，則以我國目前尚未達到保護之條件，故增列為不予專利保護之對象。……目前世界各國對於動物新品種給予專利保護者不多，爰參照外國之法例，亦不予專利。 換言之，植物新品種以植物種法保護；動物新品種是跟隨世界多數國家之法例而不予以保護；微生物菌種則係基於產業政策。但植物新品種與微生物菌種(不包括動物之新品種)之育成方法，仍給予專利保護。所謂目前尚未達到保護之條件是指國內產業水準而言，或係指保護微生物專利之配套措施而言，尚未達到保護之條件?對此語焉不詳。
6. 用途發明
此次修正的一個被人忽略的重大修正是，特別明文將化學品與醫藥品以外之物品新用途排除在專利法之外，不予專利權。按發明之種類一般分為物品發明，方法或製程發明，以及用途發明等三大類。用途發明包括製程機器製造物組合物或材料之新用途 。用途發明雖以化學品或醫藥品之用途發明較多，但不以化學品或醫藥品之用途發明為限。美國專利法將用途發明歸於製程發明之類。所以用途發明之申請專利範圍係以界定方法或製程之方式為之。用途發明既然屬於產業技術之發明，專利法如沒有明文排除，自應屬法定可專利標的之一。我國專利法在七十五年修法前，皆未明文排除。七十五年特別明文排除，應有重大的政策理由支持才對，而且祇明文排除物品之新用途，即意含其他製程等用途之發明仍然可專利。是否如此，亦沒說明。但查行政院之修正草案說明欄六謂”物品新用途之發現，雖不應予以專利，但為配合化學品、醫藥品之開放專利，及鼓勵化學品、醫藥品新用途之開發研究，故參考美、日、歐洲專利聯盟等之專利實務，亦給予化學品、醫藥品新用途之專利，爰增列第七款規定。” 立法院也無異議完全接受行政院之草案意見。行政院草案之說明似乎是給予化學品醫藥品用途發明之理由，並非排除用途發明之理由。然而用途發明為什麼不應給予專利保護，未予說明，似純屬主管機關對當時現行法之解釋而已。至於所謂參考美、日、歐洲專利聯盟等之專利實務，是指給予化學品、醫藥品新用途之專利，或指用途發明不應予專利保護。再者，不給用途發明專利的國家有那些，不予用途發明專利，祇給化學品、醫藥品新用途專利的國家又有那些，沒有具體說明。同樣地，八十三年修法開放物品新用途專利，也沒有政策說明，唯一的說明是”刪除現行條文第四條第一項第七款物品新用途不予專利之規定。按物品新用途之發現，所需投注之人力、經費及時日或有甚於新物品之發明，又新用途對社會之貢獻未必亞於新發明(應屬新物品之誤)，故參考外國立法例，開放物品新用途專利，使合於專利要件之物品新用途的發現得受專利之保護。” 當初為何沒想到物品新用途之發現，所需投注之人力、經費及時日或有甚於新物品之發明，又新用途對社會之貢獻未必亞於新物品。可見主管機關對專利法沒有系統地徹底地研究，在美國的逼迫下，臨時即興的拼湊外國條文的修法態度與作法。
本文認為應將第四條第三、四、五、與六等款合併成為第一條第二項。第四條保留第一、二、七款，同時將第四條第二項改成一款。申言之，第四條左列各款不予發明專利:
一飲食品及嗜好品。但其製造方法不在此限。
二動植物及微生物新品種。但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限。
三人體或動物疾病之診斷治療或手術方法。
四妨害公共秩序、善良風俗或衛生之發明，或用途違反法律之發明。
伍、八十三年修正
八十二行政院鑑於工業科技發展迅速，國際經濟情勢變動甚鉅，．．．．．欲重返國際經貿組織．．．．．並與美國進行智慧財產權談判；体認到專利法必須國際化。專利申請案數量逐年遽增，現行條文已無法適應現階段及未來發展需要，因局部修改條文已無法達到上述要求，作大幅修正。參酌銀行法，將專利法章節內容重新編排，將共通性的規定列於第一章，散見各章的罰則集中規定於第五章。修正的重點有二十幾項，其中與專利要件有關的是明定發明、新型、新式樣及聯合新式樣之定義，開放飲食品、嗜好品、微生物新品種、以及物品新用途等專利，以及導入優先權等。以下分項檢討:
1. 結構体系
關於專利要件的結構体系，是每況愈下。原本第一條完整地將得申請專利的要件全部定明。而後第二條解釋新穎性，繼之是第三條的實用性，最後第四條是除外規定。七十五年修法之問題如上所述，是將性質不同，概念有別的，不符合各項要件的的如科學發現、數學方法、心智步驟，非產業上的發明，與除外發明等混合規定在第四條。但基本結構仍然存在。惟此次修正則整個結構被破壞。沒有像修法之前的第一條，或美國專利法第一百條，或歐洲專利公約第五十二條第一項之概括完整的專利要件之條款。取而代之的的是第十九條關於發明專利之標的；第二十條第一項實用性與新穎性的，以及同條第二項非顯而易知的；與第二十二條各種不予專利的規定。規範專利要件的條文已經毫無結構可言。
2.發明定義
科學家依自然界之原理原則以自己之想像力構成新假設或新事物謂之發明，又文哲家新獲前此未經人道出之義理亦曰發明。簡單地說，就是設計前所未有的事物，或建立新假說或闡釋新義理 。專利法上的發明，法學界多數引述德國學者哥勒（Aller Kohler）的定義，"發明為駕御自然，利用自然力，而生一定效果之表示於技術的人類之精神的創作 "。但在立法例上，除日本外幾乎沒有國家在專利法上明文界定發明的定義 。因為發明的表現形態千變萬化，沒有一定的軌跡可循，無法歸納分類，抽象出明確的概念以定其要件。法律上沒有要件，就無法客觀地運作。
第十九條將發明定義為，”稱發明者，謂利用自然法則技術思想之高度創作”。此一定義直接反應到的問題是不是或非利用自然法則的技術思想創作，就不是發明專利之發明 。然而各國專利法皆無要求專利申請人必須說明其發明所利用的自然法則，否則無效的規定。因為專利法鼓勵發明活動而非學術研究，祇問如何做出發明，不論所應用或依據的原理，即祇要”知其然”，不必”知其所以然”，縱使作如此規定在實際上也是不可行的。因為審查人員要以申請案之發明不是利用自然法則，必須證明申請人所陳述的原理或法則不是自然法則。某人主張的原理或法則是不是自然法則，必須由科學家不斷地實驗證明，絕對不是審查人員從現有知識(the stock of knowledge) 或已知技藝(prior art)的書面審查即可判斷。如果專利法授予審查人員或法官這樣的權力，可能會造成無知的或有限的知識，抑制真理的發現，的反科學現象。
另一個問題是高度創作的要件。也許草案設計者欲以創作之高低來區分發明專利之發明與新型專利之發明。但創作之高低沒有一定客觀的標準，必然流於見仁見智，主觀擅斷的結局。再者，發明的構思即解決問題的想法(idea)可能非常的難，但實現該想法的技術可能非常簡單。而且往往解決問題之想法在還沒有說出前，非常困難，大家都不知道。一旦發明人說出，大家才恍然大悟，原來這樣簡單。總而言之，此一定義規定會造成混亂是可預期的。
3. 實用性
八十六年刪除實用性的定義規定，即原第三條的規定。所以實用性的規定祇在第二十條，以可供產業上利用方式呈現。雖然簡陋，但就概念而言，無可厚非。惟實務上，不論是審查人員或法官或專利代理人對實用性的概念常有誤解，或與可實施性混淆，或與非顯而易知性誤為一談。實在有必要在條文上加上釐清。
4. 新穎性
關於新穎性的問題，八十六年修訂了三點。第一，刪除贅字”他人可能仿傚者”，過去歷年的條文皆是”申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿傚者”。修正的理由是”他人可能仿傚者，實務上難舉證，且不易認定，故參照美國專利法第一百零二條及日本特許法第二十九條之規定予以刪除”。 其實在理論上，是否發明應以有無相同的發明申請在先，而非繫於他人技術能力。申言之，祇要現有知識已有相同的發明存在，申請案所主張的就不是發明，即可駁回，不必再考慮他人能否仿傚。現有知識可能以文字或符號記載於有体物上或做成實物表現傳遞，但基於舉證之成本，專利法上選擇以可公開閱覽的書面資料為據。書面資料不以印刷品為限，手筆書寫的也包括在內。因此如拘泥於現行法條文，以刊物為準，將排除存放在圖書館之書寫或打字的書面資料，以及在網路上流通的技術。另以實物存在的發明，一般是以公開使用或銷售的為據。以前專利法上雖然沒有銷售，但有申請前大量製造，而非從事實驗者之規定，或稍可濟無條文”公開銷售”之缺失。八十六年將申請專利前大量製造，而非從事實驗者之規定刪除，未同時在第一款加公開銷售。因此如果公開使用在推理邏輯上或實際經驗上無法涵蓋公開銷售，則已經公開銷售的可能仍然可以申請專利 。第二，將”有相同之發明核准專利在先者”，修訂為”有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者”。增加新型專利，以及申請在先二要件。其增加新型專利之理由是”因新型專利案亦有技術內容，實務上亦有以之核駁發明後申請案者”， 。此增訂使原條文之”發明”之意義更明確。蓋我國專利法將專利分為三種發明專利，新型專利與新式樣專利，新型專利之標的也是發明，專利法上之發明有廣義的與狹義的，如泛指發明應包括新型發明才對，如與專利一起使用，則限於發明專利。所以原條文”有相同之發明核准專利在先者”，而非有相同之發明核准發明專利在先者，本來就包括新型發明在內。
與申請案相同的專利是否以申請在先的為限，行政院考慮的主要點是審查的時間不一，申請在先的不一定先核准。所產生先申請且未核准的是否可作為引證案?以及後申請先核准的是否可作為引證案等問題。 其實此二問題皆可依第二十七條先申請主義之規定解決。申言之，如後申請案尚在公告中先申請者可依第四十一條規定提出異議案；如在公告後先申請者可依第七十二條提出舉發。真正的問題是先申請後核准的可否作為非顯而易知性的引證案。蓋依第二十條第二項規定具有新穎性之發明即符合同條第一項之規定的申請案，其發明人如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得申請專利。依此規定，審查人員是否可引用尚未核准的申請案作為駁回的引證案。理論上，申請中尚未公開，他人無法知悉，就不可能利用申請中所揭露的技術，來完成其發明。換言之，申請中尚未公開的技術不構成非顯而易知的先前技術。
第三，把經陳列於政府主辦或政府認可之展覽會，擴大為各種展覽會，包括私人的非政府主辦，亦未認可的展覽會。但享有六個月優惠期間的，唯有在政府主辦或認可的展覽會。
第四，刪除申請專利前，大量製造，非從事實驗者。理論上，是否構成社會的知識係以該技術是否公開為準。私人擁有但不公開據為己有的，專利法不加以保護，如有與之相同的發明提出申請專利，當然給予申請專利的人，因為鼓勵公開技術是專利法的另一個重要目的。大量製造與技術是否公開無邏輯上的必然關係。大量製造與公開上市之時點是商業政策問題，不是授予專利之法律要件，將之刪除是正確。
5. 非顯而易知性
進步性(inventive step)，是德日專利法上的術語，而非顯而易知性是美國專利上的術語，兩者之觀念是否相同，仍有待探討。在六十八年引進時，使用進步性之術語，但條文之措辭卻是類似美國的非顯而易知的用詞，不同的是比美國的非顯而易知的要件多一個未增進功效。判斷非顯而易知性的邏輯步驟有三，(1)已知技藝的範圍與內容, (2)一般技術人員的技術水準（the level of ordinary skill in the art）, (3)所請求的標的與已知技藝的差異 。換言之，相同技術領域的一般技術人員在面臨與發明人相同的問題時，能否利用現有的技術，以相類的方法解決。其目的在判斷是所主張的成果是一般技術人員的日常操作的結果，或發明人在解決技術問題的成果。探究的是技術的難易，而非技術的功效。技術的功效是經濟問題，端視技術是否滿足消費者的需求而定，因此技術的功效因人而異，有的需求是省力的技術，有的是省時的技術，所以也是市場問題，應由市場決定，不是法律所能設定的，更非審查人員或法官決定的。民國六十八年引進時，立委誤解非顯而易知性之概念與目的，而加上是否增進功效之要件。造成專利法上許多問題，此次修正刪除是一大功德。諷刺的是行政院給予的修正理由仍然顯現行政院對非顯而易知性之誤解。其理由是”又實務上或有對發明及新型之定義暨觀念混淆者，故刪除未能增進功效，俾使發明與新型專利之非顯而易知性有較明確之界定”。 按發明專利與新型專利都是發明，在專利法前者之專利權十五年，後者十年，因為兩者之技術貢獻不同，其餘之專利要件實用性新穎性應該是一樣。這樣的概念是很簡單，但在實際適用時卻非常困難，因為貢獻度是個見仁見智的問題。非常多的國家因此不分發明專利與新型專利，凡符合專利要件的一律給予相同期限的專利權。區分發明專利與新型專利的德日等國也是以發明種類區分，即物品上有關形狀構造或裝置的發明屬於新型專利之標的；方法發明，用途發明或形狀構造或裝置以外的物品發明則歸發明專利之客體。我國專利法原來也是如此。八十六年修法後，使發明專利與新型專利之區別，不祇是標的與創作程度的不同，連非顯而易知性也有別。這種區分令人無所適從。
6. 不予專利之發明
飲食品和嗜好品自我國有專利制度以來，即不給予專利保護。其理由不同，飲食品在於國計民生之考慮，嗜好品是不予獎勵的產業 。此次修行政院籠統地以刪除現行條文第四條第一項第一款。查其立法原意在於顧及國民生計，目前許多飲食品均可以其他物品代替，且開放飲食品亦為現今國際趨勢，爰參照外國立法例，如美國、英國、德國、法國、日本等及七十九年七月二十日、十月十二日本局與產業界召開研討會，分析結果大都持肯定態度，故開放飲食品及嗜好品專利以順應需要 。第二，開放微生物與微生物新菌種育成方法。其理由也是微生物新品種應否給予專利保護乙節，經邀請專家及有關單位研究，認有給予專利保護之必要，且目前國內已有能力成立菌種寄存中心，對於菌種寄存問題已能克服，故開放微生物專利以利我國生物科技之發展。 專利主管機關給予的理由，經不起分析與檢證，其實社會上皆心知肚明，開放這些物品專利都是美國的壓力。實不必以參照外國立法例，以邀請專家學者或產業界參與開會背書。蓋開放某項發明專利對產業或科技的影響不是專家學者或產業界開會座談可以明瞭決定的。參照外國立法例常是我國行政機關拿來搪塞的手法，但經不起有心人的追究。如不幸碰上打破砂鍋問到底的立法委員，就窘態畢露。
7.其他效力要件
八十三年修法時行政院修正草案並沒有任何規範專利說明書的條文。立法委員蘇煥智等人所提之修正案第二十二條規定專利說明書必須載明申請專利範圍，以及有關可實施性之規定外，另規定申請專利範圍的記載方式，即容許以附屬項的方式界定。 在立法院一讀時，修正為第一項 申請發明專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書向專利商標局申請之。第二項 申請人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。第三項 第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。第四項 前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。說明書、圖式及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。 這是專利法首次規範專利說明書，雖措辭不盡理想，亦可接受 。至於週邊界定主義的原則是揭櫫在第五十六條第三項。
申請案違反第二十二條第三項或第四項規定之效力，依現行法祇有在公告期間，任何人得提出異議案 。但公告期滿後，無人可以舉發，主管機關也不能依職權撤銷其專利權 。以現行法的規定，第二十二條第三項或第四項之規定是否係專利權的效力規定，大有問題。相信如果提案立委或主管機關當時知道這種後果，一定不會如此修法。這是欠缺完整的專利法訓練所致。
結論
專利制度是產業政策的一種政策工具，因為專利獨佔是一種很大的投資誘因，影響資源的流動的方向。專利要件決定某種發明是否給予專利權。專利要件的規定應反應政府的專利政策以及產業政策。台灣在這五十年，早期政府的確有其專利政策，如六十八年的行政院修正案，是基於產業發展的需要而修正，但因不同法案由部門草擬各部門對專利法的認識不一或因本位主義的作祟，造成不同法律的相關規定相互衝突。或在老立委即興式的審查下，加上中層科員無法理解張光世部長的政策，也欠缺為政府政策辯護的能力，造成四不像的後果，最明顯的例子是非顯而易知性的，以及公開使用與申請前大量製造而非從事實驗等新穎性的修正案。以後的修正案就看不見公共政策的影子。七十年代以後，在美國的壓力下，政府幾乎完全失去利用專利制度這個工具的能力。
國內影響專利法的立法修法的團體早期主要是專利代理人，發明人(幾乎是個人)以及學者專家。早期幾乎沒有專業研究專利法的學者，祇能介紹國外專利法的概念，或在現行法的框架下註釋條文而已，遑論對專利制度的政策的認識。早期專利代理人多數是代理外國廠商，基於代理的角色，其立場與國內科技發展與產業經濟的政策多少有些衝突；早期發明人泰半都是個人，所關心的也祇是個案是否取得專利。在這種環境之下，實際影響專利制度的是官僚体系裡的科員與立法委員，他們無法對專利法的有深入的研究，誤解專利法，這可從六十八年刪除”已向外國政府呈請專利逾一年者之規定”，七十五年將科學原理或數學方法遊戲及運動之規則或方法以及其他必須藉助人類推理力、記憶力始能實施之方法或計劃放在不予發明專利的標的之條款，以及八十二年將發明專利專利要件規定，改為發明的定義的規定之修改看出。
這幾年高科技產業(尤其是個人電腦與半導體產業)的發達，以及專業學者的出現，才改變科員與立法委員修法的局面，像八十二年專利法的修正，是廠商聘請律師與立法委員合作，以及學者的參與，和政府科員角力的結果。
智慧財產局刊登日期: 2001/8
本網站刊登日期: 2004/5/6
posted by James at 5:06 PM
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